Возражения, связанные с недействительностью патентов.
В соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен любым лицом, которому стало известно об обозначенных выше нарушениях при регистрации патента. Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Интерес в рассматриваемом аспекте представляет правовая позиция, сформулированная в Определении Верховного Суда РФ по делу N СИП-1070/2014 (дело АО "Эссен Продакшн" v. Роспатент и АО "Казанский жировой комбинат" об оспаривании действительности патента на изобретение "Майонез" как не соответствующего критерию "изобретательский уровень"). Отказывая в удовлетворении заявления о признании решений Роспатента недействительными и аннулировании патента, Верховный Суд РФ констатировал следующее:
"Лицо, обращающееся с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, должно указать, какое его право нарушается указанным актом <...> Каких-либо доводов о том, что сохранение правовой охраны изобретения комбината по спорному патенту нарушает права общества как патентообладателя или потребителя, нарушает публичные интересы (интересы неопределенного круга лиц), заявителем не приведено. Таким образом, общество, оспаривая патент, выразило исключительно интерес по устранению конкурента с рынка определенного продукта, что не соответствует требованиям производителей (пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), а также не соответствует интересам публичного порядка, который заинтересован при недоказанности таких злоупотреблений, как паразитирование на чужих результатах интеллектуальной собственности, введение потребителей в заблуждение, нарушение требований безопасности при производстве продукции, в свободной конкуренции разнообразных продуктов интеллектуальной деятельности" <1>.
|
|
|
--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2016 г. N 300-КГ15-17170 по делу N СИП-1070/2014.
Таким образом, Суд указал на необходимость раскрытия и обоснования заявителем своей заинтересованности в оспаривании патента. Подобная правовая позиция представляется весьма спорной по следующим причинам.
Подобная логика противоречит буквальному толкованию положений ст. 1398 ГК РФ. В соответствии с п. 2 данной статьи заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента, срок на который истек.
Если абстрагироваться от "буквы закона", то против сформулированной позиции все равно существуют серьезные аргументы. Заявитель является участником того же рынка, что и патентообладатель. Сам по себе данный факт является не чем иным, как доказательством наличия у него интереса в лишении конкурента эксклюзивного использования решения, относящегося к производимому им самим продукту. Патенты обеспечивают субъектам значимое конкурентное преимущество на рынке. Если конкурент патентообладателя предполагает, что данное преимущество было получено при отсутствии на то оснований (несоответствии решения критериям патентоспособности), у него возникает правомерный интерес в оспаривании патента. Можно сказать больше. В мировом масштабе большинство дел о признании патентов недействительными инициируется именно конкурентами патентообладателя, при этом никаких доказательств заинтересованности в таком случае не требуется. При установленном Верховным Судом РФ стандарте доказывания значителен риск того, что в удовлетворении большинства заявлений о признании патента недействительным будут отказывать. С одной стороны, заявителям будет крайне сложно обосновать свой интерес, а с другой - избежать обвинения в недобросовестной цели - причинении неудобств конкуренту.
|
|
|
Непонятно, о каких интересах публичного порядка в данном случае идет речь. Как нами было отмечено выше, с выдачей патента техническое решение "изымается" из сферы свободного использования неограниченным кругом лиц. При этом патент служит вознаграждением за вклад в научно-технический прогресс и стимулом к дальнейшей инновационной деятельности.
|
|
|
Если конкретное решение не отвечает критериям патентоспособности, то его создатель не заслуживает предоставления ему легальной монополии. В таком случае функции исключительных прав на патентоохраняемые объекты не реализуются. Следовательно, общественным интересам в таком случае будет служить не что иное, как признание патента недействительным. Как справедливо было отмечено американским судом в деле Lear, Inc. v. Adkins 1969 г., "общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а следовательно, в обнаружении недействительных патентов" <1>.
--------------------------------
<1> Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
Наконец, следует отметить, что рассматриваемая правовая позиция Верховного Суда РФ противоречит его собственным выводам, сделанным при рассмотрении иного дела. В Определении Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу N 300-ЭС14-1301 было отмечено: "Как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель - дать возможность любому лицу независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя" <1>.
|
|
|
--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу N 300-ЭС14-1301.
Строго говоря, в данном случае речь не идет об установлении пределов осуществления исключительного права. Последние, как мы определили ранее, представляют собой общий ориентир, служащий оценке поведения правообладателя с позиции целей и функций права интеллектуальной собственности, в то время как в рамках рассмотрения вопроса о недействительности патентов рассмотрению подлежит непосредственно патентоохраняемый объект с позиции действительного соответствия требованиям патентной охраны. Вместе с тем этот институт обладает принципиальным значением для данного исследования по причине того, что он является одним из наиболее эффективных инструментов пресечения патентных злоупотреблений.
Как бы то ни было, большинство рассмотренных выше стратегий имеют в своем основании патенты не на "прорывные" изобретения, которые можно было успешно коммерциализировать, а на старые, неликвидные разработки, в том числе неусовершенствованные субституты первоначальной, коммерчески привлекательной разработки. Кроме того, нельзя отрицать и вероятность ошибочной выдачи патента. Очевидно, что в случае с такими патентами было бы верхом несправедливости запрещать эффективным инноваторам использование некой разработки на их основе.
Следовательно, ответчику должна быть предоставлена хотя бы потенциальная возможность в ответ на обвинение его в нарушении исключительного права патентообладателя потребовать признать патент последнего недействительным ввиду отсутствия у изобретения должной новизны, изобретательского уровня либо промышленной применимости.
В развитых правопорядках указанному институту уделяется значительное внимание, что выражается как в существенной доктринальной разработке, так и в поиске наиболее эффективных механизмов его реализации на уровне правоприменительной практики и законотворчества <1>. Как было подчеркнуто компаниями, выступающими на стороне ответчика в деле Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information, Inc., "возможность признания патента недействительным на основании ясных и убедительных доказательств является необходимой для того, чтобы сделать лицензионную отрасль эффективной" <2>.
--------------------------------
<1> Так, были внесены изменения, в частности, в законодательство об интеллектуальной собственности Японии и США.
<2> Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information, Inc.: brief of Tessera, Inc., Luminex Corporation and the national Small Business association as amici curiae in support of respondents // http://www.i4ilp.com/court/2011-03-18%20Tessera-NSBA%20Amicus%20Brief.pdf. Симптоматичным в рассматриваемом аспекте является следующий факт: изначально американские суды допускали возможность применения доктрины эстоппеля к случаям оспаривания лицензиатами действительности патента после того, как последние в течение определенного времени основывались на нем при создании продукта. Так, например, в деле U.S. v. Harvey США были лишены возможности оспаривать действительность патента при обосновании отказа выплачивать роялти, поскольку в течение длительного время они использовали ОИС в соответствии с лицензионным соглашением. См.: United States v. Harvey Steel Co., 227 U.S. 165 (1913). Вместе с тем по прошествии времени данный подход был изменен на прямо противоположный. Поворотным в этой связи называется дело Lear v. Adkins case 1969 г. По итогам рассмотрения данного спора суд сформулировал принцип: "лицензиат не должен ограничиваться в праве оспаривать действительность патента в ответ на обвинения в нарушении лицензионного соглашения". При этом им было констатировано следующее: "общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а следовательно, в обнаружении недействительных патентов". См.: Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).
Признание патента недействительным в российском правопорядке
В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная досудебная процедура рассмотрения спора в административном порядке - в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным может сразу быть рассмотрено в суде.
С созданием Суда по интеллектуальным правам подобное соотношение административного и судебного порядков оспаривания не изменилось. К подсудности нового органа были отнесены споры о признании недействительными патентов, а также об оспаривании ненормативных правовых актов, решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом в отношении первой категории была сделана оговорка: "если федеральным законом не предусмотрен иной порядок". Таким образом, по большинству оснований сохранился административный порядок признания патента недействительным.
Российскому правопорядку традиционно присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и признании патента недействительным. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание <1>.
--------------------------------
<1> См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122: "Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента"; Определение ВАС РФ от 28 февраля 2008 г. N 1133/08 // СПС "КонсультантПлюс".
Ответчик не может ссылаться на недействительность патента в процессе о защите исключительного права патентообладателя, коль скоро для соответствующих споров специально предусмотрена отдельная процедура.
Следует констатировать, что невозможность подачи встречного иска в рамках рассмотрения иных патентных споров (прежде всего о нарушении исключительного права) на практике создает определенные сложности.
Представим ситуацию. Патентообладатель получил патент при отсутствии на то оснований, например решение не обладало новизной. Он инициирует производство о нарушении его исключительного права против успешной компании - инноватора, требуя запретить ей использование конкретных разработок. При этом такой правообладатель подает в суд заявление о применении обеспечительных мер. Сами по себе эти меры даже при условии последующего отказа в удовлетворении иска способны парализовать деятельность инновационной компании.
Компания-ответчик в таком случае вынуждена инициировать процедуру оспаривания действительности патента, которая далеко не всегда заканчивается на стадии административного производства. Возможности судебной экспертизы существенно шире, чем возможности экспертизы Роспатента. В связи с этим зачастую патент по совершенно объективным причинам может быть признан недействительным только на стадии судебного рассмотрения. В таком случае решение по делу о нарушении исключительного права может вступить в законную силу. В последующем его, конечно, можно будет оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам, но потери инноватора могут быть к этому моменту уже крайне существенными. Он будет вынужден прекратить использование патентоохраняемого объекта, выплатить существенную компенсацию. От него отвернутся потенциальные инвесторы, для которых принципиально важна патентная чистота продукта, и т.п.
Здесь возникает еще один вопрос: если ответчик не может обратиться со встречным иском к правообладателю о признании патента недействительным, может ли он хотя бы добиться приостановления по делу о нарушении исключительного права до решения вопроса о действительности патента.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.
В соответствии с ч. 9 ст. 130 АПК РФ в случае, если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и (или) представленным доказательствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу.
Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.
Признание патента недействительным исключает возможность удовлетворения требования о нарушении исключительного права на изобретение. Подобные требования связаны между собой. В связи с этим можно предположить, что приостановление производства по делу о нарушении исключительного права возможно в том случае, если предполагаемый нарушитель успел пройти стадию административного обжалования выданного патента и в Суде по интеллектуальным правам (СИП) находится дело об оспаривании ненормативно-правового акта Роспатента и признании патента недействительным.
Так, например, Арбитражный суд Московской области в Определении от 31 июля 2015 г. по делу N А40-51651/14 приостановил производство по делу о нарушении исключительного права на изобретение по причине того, что в "параллельном" деле рассматривался вопрос о действительности патента. Как при этом указал суд, "обстоятельства, исследуемые в другом деле, должны иметь значение для арбитражного дела, рассмотрение которого подлежит приостановлению, то есть влиять на результат его рассмотрения по существу. Данная норма (ст. 143 АПК РФ. - Примеч. авт.) направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.
При указанных обстоятельствах суд посчитал, что судебный акт по делу о признании патента недействительным, находящимся в производстве Суда по интеллектуальным правам, может иметь преюдициальное значение для настоящего дела" (о нарушении исключительного права. - Примеч. авт.) <1>.
--------------------------------
<1> Определение Арбитражного суда Московской области от 31 июля 2015 г. по делу N А40-51651/14.
Между тем единства в практике нет. Весьма показательно в данном аспекте Постановление СИП РФ от 26 января 2015 г. по делу N А41-56978/2012. СИП РФ отказал в приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права на полезную модель, несмотря на то что в другом деле решался вопрос о соответствии данного технического решения критерию новизны. Отказ в удовлетворении ходатайства суд мотивировал отсутствием указанных в ст. 143 АПК РФ оснований, а также тем, что "в случае признания патента недействительным судебные акты по настоящему делу могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам" <1>. В решении по делу от 6 сентября 2016 г. N А43-12199/2015 Арбитражный суд Нижегородской области отметил, что наличие дела об оспаривании решения Роспатента, которым было отказано в признании патента недействительным, не влечет невозможность рассмотрения дела о нарушении исключительного права. "Только в случае признания патента недействительным и последующего оспаривания в суде именно решения Роспатента о признании патента недействительным возникает невозможность установления существенного для дела обстоятельства, а именно наличия исключительного права, на которое ссылается истец в споре о нарушении патента" <2>.
--------------------------------
<1> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу N А41-56978/2012.
<2> Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу от 6 сентября 2016 г. N А43-12199/2015.
Еще более сложным является вопрос о приостановлении производства при рассмотрении "параллельного" дела в Роспатенте. Статья 143 АПК РФ, устанавливающая основания для приостановления производства, ничего не говорит о рассмотрении дела в административном правопорядке. Таким образом, если следовать буквальному толкованию закона, суд не должен удовлетворять ходатайство о приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права по причине того, что ответчик оспорил действительность патента в Палате по патентным спорам. Тем не менее ВАС РФ занял более взвешенную позицию. Согласно п. 12 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122 <1> рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. Иными словами, суд не обязан приостанавливать производство по делу в рассмотренном случае, но может это сделать при определенных обстоятельствах (например, когда для него очевидно, что решение не соответствует критериям патентоспособности). На практике встречались единичные случаи, когда суды приостанавливали производство по делу о нарушении исключительного права на объект интеллектуальной собственности по причине того, что Роспатентом рассматривалось дело о признании недействительным патента или предоставлении правовой охраны товарному знаку <2>. Между тем чаще всего они по несколько раз откладывали заседания до тех пор, пока Роспатент не вынесет решение. Добиться приостановления производства для ответчика сложно.
--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // СПС "КонсультантПлюс".
<2> Определения Арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2013 г. по делу N А41-56978/12, Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2015 г. по делу N А40-126843/14.
Как представляется, в тех случаях, когда у суда есть достаточные основания полагать, что Палата по патентным спорам примет решение об аннулировании патента (например, предполагаемым нарушителем были представлены убедительные доказательства того, что данное запатентованное решение было ему известно из уровня развития техники задолго до выдачи патента), он вправе приостановить производство по делу о нарушении. Конечно, это не повлияет на разрешение сложных дел, когда несоответствие патентоохраняемого объекта критериям патентоспособности можно установить только в рамках судебной экспертизы.
По поводу требований недобросовестных правообладателей о применении обеспечительных мер необходимо отметить следующее.
В отдельных зарубежных правопорядках в целях пресечения злоупотреблений в подобных ситуациях была предусмотрена возможность взыскания со стороны, требовавшей применения обеспечительных мер и проигравшей в конечном счете спор, убытков, вызванных введением временного запрета. Как было отмечено Дж. Рэдклиффом и У. Вормом (применительно к британской правовой системе), "возможность получить временный судебный запрет против конкурентов является одним из наиболее мощных оружий в арсенале истца. Цена, которую патентообладатель платит за это, - потенциальное (условное) обязательство возместить ответчику любые убытки, которые он понес в результате запрета, если правообладатель будет признан в конечном счете не нарушившим патент или действующим на основе недействительного патента" <1>.
--------------------------------
<1> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7 // http://www.mayerbrown.com/ffles/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf.
На уровне английской прецедентной практики ответчикам было предоставлено также право ходатайствовать о применении так называемой cross undertaking in damages <1> - внесении истцом в суд определенной суммы, из которой будут оплачены расходы ответчика в том случае, если окажется, что у истца отсутствовали основания ходатайствовать о применении временного запрета.
--------------------------------
<1> Wake Forest University Health Sciences v. Smith & Nephewplc. [2009] EWHC 45.
В российском правопорядке подобную функцию на первый взгляд способен осуществлять институт встречного обеспечения. Согласно п. 1 ст. 94 АПК РФ арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом.
Вместе с тем все не так просто. Действующая редакция АПК РФ не содержит эффективного механизма взыскания убытков с суммы предоставленного встречного обеспечения.
Реальная возможность требовать возмещения убытков, вызванных применением конкретной меры обеспечения, возникает у ответчика со вступлением в силу итогового судебного акта. В то же время по сложившейся практике в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы суд кассационной инстанции своим постановлением, которым разрешает спор по существу, постановляет одновременно и о возврате встречного обеспечения <1>. Следовательно, еще до того, как будет решен вопрос о причинении ответчику убытков обеспечительными мерами, денежные средства, составляющие встречное обеспечение, перейдут к истцу.
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 13 февраля 2013 г. по делу N А40-58178/12-28-540 // www.arbitr.ru.
Таким образом, в соответствии с установленным в российской правовой системе порядком оспаривания действительности патентов высок риск того, что права добросовестных производителей инновационного продукта будут защищаться менее эффективно и в более длительные сроки, нежели права лиц, злоупотребивших своими правами, получивших патент на ОИС при отсутствии необходимых для этого оснований.
Признание патента недействительным: немецкий опыт
Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров: иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства.
Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. Ставить под вопрос действительность патентов суды по гражданским делам не могут <1>.
--------------------------------
<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. New York, 2011. P. 97.
Согласно § 148 немецкого Гражданского процессуального кодекса в ситуации параллельных процессов суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Однако необходимо подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является, скорее, исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10 - 15%. При этом основанием для реализации данной нормы является исключительно установление известного уровня развития техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС <1>.
--------------------------------
<1> Ibid. P. 102.
Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Таким образом, у ответчиков практически нет возможности уйти от применения к ним запрета на использование ОИС, если даже такой объект по своим характеристикам должен быть признан недействительным.
В ситуации, когда патент был нуллифицирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях корректировки несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушении исключительного права <1>. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг конкретного ОИС займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативно сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.
--------------------------------
<1> Ibid. P. 108.
В целом можно констатировать, что германскому правопорядку в той или иной мере присущи обозначенные выше применительно к российской системе сложности и недостатки. В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее <1>.
--------------------------------
<1> См., например: Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees // http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf.
Во-первых, то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.
Несколько забегая вперед, следует констатировать, что возможность оспаривания патента при отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В связи с этим указанный признак следует рассматривать в качестве достижения всех развитых патентных систем, а не в качестве преимущества немецкого подхода.
Во-вторых, то, что путем разделения производств по оспариванию действительности патента и нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.
Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Мы исходим из того, что правоприменители - профессиональные, квалифицированные юристы. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно. В иной ситуации вопрос должен возникать не об оправданности той или иной системы оспаривания действительности патентов, а о квалифицированности судей.
Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, а не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов относительно оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.
Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта в то же время свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.
Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений то, как протекает параллельный процесс.
Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховный Суд ФРГ. Данная апелляционная жалоба еще находилась на рассмотрении, когда суд г. Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного ОИС. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора по признанию патента недействительным и Верховный Суд пересмотрит такое решение <1>.
--------------------------------
<1> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7 // http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf.
Таким образом, необходимость обеспечения справедливого рассмотрения патентных споров, минимизации рисков добросовестной стороны обусловила отход от абсолютной самостоятельности процессов по искам о признании патента недействительным и нарушении исключительного права патентообладателя.
Признание патента недействительным: опыт ЕС
Интерес в рассматриваемом аспекте приобретает проблема разработки унифицированной процедуры признания патента недействительным на уровне ЕС.
На протяжении нескольких десятилетий обозначенным вопросом активно занималось Европейское патентное ведомство (European Patent Office). В целях гармонизации прецедентного права оно регулярно привлекало к участию в проводимых под эгидой ведомства инсценированных процессах, семинарах представителей государств - членов Европейской патентной комиссии. Что касается непосредственно нормативного регулирования, то ведомство выступило с инициативой принятия европейского соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента (EPLA - European Patent Litigation Agreement), нацеленного на создание централизованной патентной системы и в том числе унифицированного механизма судебного рассмотрения патентных споров.
Проект данного соглашения предполагал создание трибунала по искам о нарушении исключительного права и признании патентов недействительными. При этом им предусматривалось включение в состав такого трибунала не только судей с базовым юридическим образованием, но и специалистов в технической сфере. Что же касается процедуры признания патента недействительным, то данный вопрос в соответствии с проектом мог являться как предметом самостоятельного разбирательства, так и предметом встречного иска в процессе о нарушении исключительного права.
По поводу данного соглашения велись долгие переговоры, но оно так и не было принято. При этом одной из преград стала позиция Германии о целесообразности разделения процессов о нарушении исключительного права и недействительности патента. Как констатировал Т. Такенако, "потенциальным препятствием (для принятия соглашения. - Примеч. авт.) является раздвоенность системы установления нарушения патента и его действительности в Германии. Многие другие страны ЕС позволяют ответчикам в качестве возражений по обвинению в нарушении исключительного права утверждать недействительность патента <1>. В связи с этим в случае принятия рассматриваемого соглашения от Германии может потребоваться признать аналогичную систему, допускающую заявление встречного иска о недействительности патента в споре о его нарушении" <2>.
--------------------------------
<1> Во Франции, например, иски о недействительности и нарушении рассматриваются одним и тем же судом, который, однако, состоит из трех юридически подготовленных судей.
<2> Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011 - 19 (available at: http://ssrn.com/abstract=1957397).
Вместе с тем в 2013 г. странам ЕС удалось окончательно договориться. Было принято Соглашение о Едином патентном суде <1>, в которое вошли многие положения проекта соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента.
--------------------------------
<1> Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013). Brussels, 19 February 2013.
Единый патентный суд - общий для государств - членов ЕС юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные с европейскими патентами. В соответствии со ст. 32 Соглашения к его исключительной компетенции относится рассмотрение исковых требований о нарушении патентов и защитных сертификатов и связанных с ними возражений ответчика (в том числе встречные иски, касающиеся лицензий), об установлении отсутствия нарушения патентных прав, ходатайств о применении временных обеспечительных мер и запретов, исков и встречных исков о признании патентов недействительными, выплате убытков (компенсации) и др. При этом в п. 1 ст. 65 Соглашения было особо предусмотрено: "Суд решает вопрос о действительности патента на основе иска или встречного иска о его аннулировании (revocation)". Таким образом, на уровне ЕС была закреплена возможность признания патента недействительным в рамках иных патентных споров, в том числе связанных с нарушением исключительного права.
Признание патента недействительным: опыт США
В США исторически сложился принципиально отличный от Германии и России подход к оспариванию действительности патента. Изначально предъявление подобного требования в рамках американского правопорядка было возможно только в рамках встречного иска о нарушении исключительного права.
В последующем с принятием Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была, кроме того, предусмотрена также возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным и в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении ОИС, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.
Таким образом, сложилось правило: для того чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированном патентообладателем, и подать возражения или встречный иск о признании патента недействительным; 2) либо обратиться с иском в деле о признании права/его отсутствия (declaratory judgment) - о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть совершены определенные действия, связанные с правами на спорный патент.
Как указал Верховный суд США в деле Medlmmune, "для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор" <1>.
--------------------------------
<1> Medlmmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).
Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права. Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента <1>.
--------------------------------
<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).
Впоследствии данный подход был изменен. Как было отмечено окружным судом в деле Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc., "очевидно, что суд федерального округа даже после установления отсутствия нарушения патента обладает юрисдикцией рассматривать апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)" <1>.
--------------------------------
<1> Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc., 508 U.S. 83, 1 13 S. Ct. 1967, 124 L.Ed.2d 1, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1721 (1993).
В качестве аргументов в пользу подобной позиции было констатировано, во-первых, что "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес".
Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным. Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему" <1>.
--------------------------------
<1> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc, 508 U.S. 83, 100 - 01 (1993).
Дополнительно следует подчеркнуть, что в соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего факта, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительного права. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.
На сегодняшней день в американском правопорядке предусмотрен аналогичный российскому административный порядок оспаривания действительности патента. Вместе с тем встречные иски о недействительности по-прежнему остаются важным инструментом борьбы с обвинениями в нарушении исключительного права, призванным быстро и эффективно разрешать ситуацию правовой неопределенности.
Различия механизмов признания патента недействительным в рамках немецкого, российского и англо-американского правопорядков в значительной мере сопряжены с общими теоретико-методологическими подходами к институту исключительного права и его защите.
Германскому пониманию права интеллектуальной собственности, как нами уже отмечалось, присуще строгое следование правилу: исключительное право, если оно было предоставлено конкретному субъекту, должно получать максимальную защиту. Соответственно, в целях максимально качественного и всестороннего исследования обстоятельств подобного спора считается, что суд не должен "отвлекаться" на возражения ответчика, связанные с патентом, но не с фактом нарушения, как то требование признать патент недействительным.
С другой стороны, в рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является "баланс интересов". В этой связи американские правоприменители и законодатели стремятся учесть не только факт использования ОИС патентообладателя ответчиком, но и все возможные правомерные возражения последнего.
Примечательно и то, что в комментариях, обзорах, посвященных Единому патентному суду ЕС, в качестве обоснования возможности предъявления встречного иска о недействительности патента называется необходимость обеспечения баланса интересов патентообладателя и лиц, фактически использующих ОИС в инновационной деятельности <1>.
--------------------------------
<1> См., например: Harhoff D. Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System: Final Report. 
, 2009.
Таким образом, в качестве первого аргумента в пользу предоставления ответчикам в спорах о нарушении исключительного права возможности заявлять встречное требование о недействительности патента выступает обеспечение посредством него реального баланса интересов сторон. Требования о нарушении исключительного права и недействительности патента являются проявлением общего конфликта субъектов, заинтересованных в использовании спорного ОИС. В связи с этим важно обеспечить равные возможности сторон по ведению "борьбы за ОИС". Кроме того, как было доказано выше, объединение подобных требований в рамках одного спора снижает риск злоупотребления правами с обеих сторон.
Вторым определяющим обоснованием предоставления возможности ответчикам заявлять встречный иск о недействительности патента является эффективность процесса защиты интеллектуальных прав, чему отвечает оперативное устранение правовой неопределенности в отношении прав на конкретные разработки.
В доктрине можно встретить противопоставление американского и немецкого подходов к порядку оспаривания патентов в рамках оппозиции: эффективность, быстрота, доступность (versus), качество, полнота исследования всех обстоятельств. Вместе с тем это вряд ли можно признать в полной мере корректным. По первым показателям американская система действительно выигрывает в сравнении с немецкой. Что же касается качества, то в данном аспекте не все так однозначно. Абстрагируясь от конкретных правовых систем, следует отметить, что качество в аспекте реализации института недействительности патентов, минимизации ошибок во многом сопряжено с квалификацией лиц, рассматривающих споры, с организационными нормами. Представляется, что если речь идет о специализированных судебных структурах, в рамках которых дела о нарушении исключительного права рассматриваются судьями, обладающими необходимыми познаниями в сфере интеллектуальной собственности, нет оснований полагать, что некие административные органы (или другой суд) в рамках отдельной процедуры более качественно рассмотрят вопрос о недействительности патента.
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 183; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!