Глава III. ПРЕДЕЛЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ И ДОПУСТИМЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ОТВЕТЧИКА В СПОРАХ

О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

 

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права

патентообладателя

 

1. Формулирование проблемы.

Как было отмечено выше, патентоохраняемые объекты характеризуются свойствами неконкурирующего и неисключающего использования. Принципиально невозможно установить в отношении их фактическое господство, особенно после того как их сущность была раскрыта неограниченному кругу лиц. Эксклюзивный характер использования разработки в таком случае поддерживается сугубо за счет средств государственного принуждения. При этом особая нематериальная природа патентоохраняемых объектов определяет неприменимость к защите прав на них вещно-правовых способов защиты. Нарушение права собственности состоит главным образом в ограничении возможностей управомоченного субъекта по совершению действий в отношении конкретной вещи: владению, пользованию и распоряжению ею. Способы вещно-правовой защиты направлены на восстановление подобных возможностей: виндикационный иск - восстановление, владение и, как следствие, - пользование; негаторный иск - устранение препятствий к пользованию вещью.

Что касается патентоохраняемых объектов, то, во-первых, они не являются объектом владения. В связи с этим иск об истребовании из незаконного владения в любом случае не может иметь место. Во-вторых, с нарушением прав на них позитивное правомочие правообладателя самому использовать патентоохраняемый объект не ограничивается. Поражается его возможность запрещать всем иным лицам использовать соответствующий объект, эксклюзивность использования. В таком случае патентообладатель вправе в судебном порядке требовать пресечь действия, нарушающие его право или создающие угрозу нарушения, прекратить использование его объекта. При отсутствии подобной "опции" исключительное право потеряет свою "исключительность", а с нею и ценность.

В то же время, как показал анализ различных недобросовестных стратегий в патентной сфере, патентообладатели достаточно часто используют данный способ защиты в качестве инструмента получения несправедливых выгод и преимуществ. Так, они выискивают пробелы в патентных портфолио инновационных компаний, обвиняют их в нарушении исключительного права на запатентованный объект. Под страхом блокирования выпуска дорогостоящих инновационных продуктов инноваторы идут на любые условия, лишь бы выкупить спорный патент или получить лицензию. Вероятна также ситуация, когда истец, даже если он и не действует заведомо недобросовестно, своим иском (в случае его удовлетворения) о нарушении исключительного права и запрете на использование блокирует бизнес ответчика, причиняя при этом существенный вред общественным интересам.

Реализация правомочия запрета в рамках договорного процесса (посредством отказа в выдаче лицензии) и при защите нарушенного исключительного права (посредством предъявления требования о прекращении использования) по-разному сказывается как на заинтересованном в использовании лице (потенциальном лицензиате нарушителе), так и на рынке соответствующих инноваций. При однозначном отказе в выдаче лицензии потенциальный пользователь лишается будущих (потенциальных) выгод, связанных с созданием коммерчески привлекательного продукта. При установлении несправедливых условий для выдачи лицензии он несет повышенные расходы и издержки, связанные с получением доступа к разработке. При удовлетворении требования о прекращении нарушения ответчик не только лишается будущих выгод, но и несет потери в виде инвестиций, вложенных им в производство и продвижение инновационного продукта - объекта нарушения. Он вынужден отзывать из оборота и уничтожать целые партии товаров, корректировать производственный процесс, при том что потребители могут уже привыкнуть к его товарам.

В таком случае к оценке правового конфликта между правообладателем и лицом, заинтересованным в использовании разработки, необходимо подходить с несколько иных позиций. Так, немного забегая вперед, нужно отметить, что в США, например, суды "взвешивают" тяготы, претерпеваемые патентообладателем в связи с нарушением, и возможные потери нарушителя от наложения на него судебного запрета. В лицензионной сфере подобный критерий не рассматривается.

С другой стороны, важно учитывать, что в случае с отказом в выдаче лицензии мы имеем дело с заинтересованным лицом, действующим правомерно: он не стал самовольно использовать разработку, а обратился к правообладателю за лицензией. Между тем в отношении запрета на использование речь идет все же о нарушении исключительного права. Правопорядки (немецкий, австрийский), абсолютизирующие господство патентообладателей, при установлении факта неправомерного использования объекта встают на сторону правообладателя. При этом институт принудительной лицензии они в принципе готовы признать и использовать в ограниченном виде.

Наконец, следует отметить, что в случае отказа от заключения лицензионного соглашения правообладатель занимает в известной мере пассивную позицию, в связи с чем (тем более если сам он не использует ОИС и не является конкурентом потенциального лицензиата) крайне сложно определить, на достижение каких целей направлено его поведение. Существует вероятность того, что им движут нерациональные или как минимум не имеющие правового значения мотивы.

Иным образом складывается ситуация с предъявлением правообладателем требования о защите исключительного права. В таком случае управомоченный субъект предпринимает активные действия, в основе которых лежит вполне конкретная цель. При этом возможны два варианта:

- иск подается в целях защиты своего исключительного права, восстановления существующего до нарушения положения;

- иск подается в целях получения правообладателем несправедливой выгоды и, как следствие, - причинения вреда лицу, эффективно осуществляющему инновационную деятельность.

Применительно к нарушителю субъективный критерий также может проявляться по-разному. Принципиально различаются следующие ситуации: 1) ответчик умышленно использует чужую разработку; 2) ответчик при производстве сложного комплексного продукта нечаянно допустил использование в одном из элементов чужой разработки. Таким образом, при рассмотрении подобных правовых конфликтов, связанных с нарушением исключительного права, возможным и оправданным является сопоставление целей сторон, степени их добросовестности.

Отойдем от абстрактных рассуждений и рассмотрим принятые в различных правопорядках подходы к установлению пределов защиты исключительного права.

2. Немецкий подход.

Немецкий подход традиционно ориентирован на максимально возможную защиту интересов правообладателя, обратившегося с иском о нарушении принадлежащего ему исключительного права. В данном аспекте уместно привести слова Х. Коциоля относительно немецкого права: "Ему присуща строгая регламентация, склонность к принципу "все или ничего"..." <1>.

--------------------------------

<1> Коциоль Х. Блеск и нищета немецкой цивилистической догматики. Немецкое право - пример для Европы? // Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. N 6. С. 230.

 

В сфере патентных отношений подобный принцип "все или ничего" воплощается в том, что, обнаружив использование в продукте ответчика патентоохраняемого объекта истца при отсутствии на то разрешения последнего, суд применяет в качестве мер защиты как возмещение убытков, так и запрет на подобное использование. Следует отметить, что последняя мера на практике, как правило, приводит к необходимости закрытия производства целых линий товаров, а значит, и к колоссальным убыткам нарушителя.

Как было отмечено партнером мюнхенского офиса ведущей европейской юридической компании Taylor Wessing's С. Рожан: "немецкий закон, как правило, "работает" на пользу правообладателя... кроме возмещения убытков в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет" <1>. Подобное мнение было высказано и в доктрине: "Приоритетным способом защиты в патентной сфере является требование прекратить дальнейшее нарушение (постоянный запрет). Реализация данного способа в немецком правопорядке обязательна в случаях любого нарушения исключительного права... В отличие от американских немецкие суды не руководствуются принципом обеспечения баланса интересов сторон, если факт неправомерного использования ОИС доказан" <2>.

--------------------------------

<1> Maister F. German courts sees first signs of European patent troll // http://www.law.com/jsp/artide.jsp?id=1202424954133.

<2> Jolly A., Philpott J. The Handbook of European intellectual property management. L.; Philadelphia, 2007 (доступно в Интернете по адресу: http://www.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Handbook_of_European_IP_Simon_Cohen.en.pdf).

 

В связи с этим, как отмечается экспертами, Германия стала таким же привлекательным местом для быстрых и эффективных патентных разбирательств, как Британия для споров о клевете, а штат Делавэр для регистрации корпораций <1>. Как было отмечено профессором менеджмента в Техническом университете г. Мюнхена Иоахимом Хенкелем, "крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества" <2>.

--------------------------------

<1> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business? // http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/.

<2> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business? // http://busmess-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/.

 

Так, например, в 2011 г. Motorola подала иск против Microsoft в мюнхенский суд о нарушении ее немецких патентов N 667 и N 384. Компания требовала запретить Microsoft продавать на территории Германии игровую систему Xbox и программное обеспечение Microsoft Windows.

Исковые требования были удовлетворены. Суд постановил, что Microsoft нарушила патенты N 667 и 384, и наложил запрет на предложение, использование, маркетинг, импорт устройств, преобразующих цифровые данные в аналоговые (в частности, Xbox 360), предложение к продаже или ввозу на территорию ФРГ программного обеспечения (в частности, Windows Media Player 12) <1>.

--------------------------------

<1> German court grants Motorola injunction against Windows 7 and Xbox 300 (updated: Microsoft comments) // http://www.engadget.com/2012/05/02/german-court-grants-Motorola-injunction/.

 

Вместе с тем нельзя отрицать, что в последнее время как на уровне немецкой правоприменительной практики, так и на уровне доктрины начинает наблюдаться тенденция постепенного отхода от подобного лапласовского детерминизма: факт нарушения автоматически влечет наложение на ответчика всех возможных в соответствии с законом мер ответственности.

В 2009 г. Верховным судом было вынесено прецедентное решение по делу Orange book standard, в рамках которого были приняты возражения ответчика на требование о запрете использовать спорный ОИС на основе принципа dolo agit <1>. Квинтэссенцией данного принципа является тезис о том, что субъект не может подавать иск в отношении блага, которого он в скором времени лишится.

--------------------------------

<1> См. обзор данного дела: Laakkonen A. Defences to patent infringement in a standards context // http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2011/04/Laakkonen.pdf.

 

В указанном деле ответчик ссылался на то, что истец злоупотреблял доминирующим положением, отказываясь выдавать ему лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND terms). При этом он утверждал, что в соответствии с антимонопольным законодательством Германии и ЕС ему должна быть предоставлена принудительная лицензия.

Как было констатировано судом, "если требование ответчика о предоставлении принудительной лицензии будет удовлетворено, так что истец не сможет получать выгоду от наложения запрета на использование спорного объекта, то в соответствии с принципом dolo agit истец не может требовать такого запрета". При этом им были сформулированы условия, которые должны наличествовать, для того чтобы суд обратился к вопросу о возможном злоупотреблении доминирующим положением:

1) до подачи иска ответчик должен был сделать безусловное <1> предложение истцу заключить лицензионное соглашение на FRAND-условиях;

--------------------------------

<1> Так, в частности, ответчик не может поставить заключение лицензионного договора в зависимость от факта вынесения судом решения по спору о нарушении исключительного права патентообладателя.

 

2) ответчик в любом случае должен выполнить свои обязательства по лицензионному соглашению, выплатить роялти (внести их на счет эскроу) вне зависимости от того факта, что истец изначально не акцептовал его оферту на заключение лицензионного договора.

Другими словами, с того самого момента, как ответчик сделал предложение заключить лицензионное соглашение и получил отказ правообладателя, он должен "вести себя так, будто бы он является правомерным лицензиатом".

Примечательно, что в отношении всех иных ситуаций нарушения патента (не связанных с принципом dolo agit (принципом, когда FRAND-возражения были отклонены)) Верховный суд подчеркнул необходимость применения в качестве средства правовой защиты запрета на использование ОИС: "Истец-правообладатель не должен терпеть использование его патента компаниями, которые не готовы вступить в лицензионное соглашение на конкретных условиях. Патентообладатель не может быть лишен возможности требовать запрета на использование его изобретения иными лицами. Данное требование должно быть удовлетворено, если суд установил факт нарушения и не нашел злоупотребления доминирующим положением".

Несмотря на то что сам по себе Orange book standard на первый взгляд служит обеспечению интересов потенциального лицензиата, в доктрине он рассматривается в качестве элемента системы, направленной на последовательную защиту интересов правообладателя. Объяснение этому достаточно простое: стандарт устанавливает очень высокие критерии (связанные с необходимостью предъявления четкой оферты, выплаты роялти) для отказа в удовлетворении требования запретить использование ОИС. Тем более им, по сути, не вводятся дополнительные пределы защиты исключительного права патентообладателя. Стандарт служит предотвращению негативных последствий, которые наступят для правообладателя в рамках регулятивных правоотношений, сообразует "правовые эффекты" от осуществления и защиты исключительного права.

Весьма показателен тот факт, что после вынесения решения по делу Orange book standard сформулированные в нем правила успешно применялись только в двух случаях <1>.

--------------------------------

<1> См.: Philips v. Sony Ericsson, 27 District Court of Mannheim, May 2011, doc. no. 7 O 65/10; Court of Appeal in Karlsruhe, Motorola v. Apple, 27 February 2012, doc. no. 6 U 136/11.

 

Уместным представляется сделать несколько следующих сопутствующих замечаний.

Как было отмечено выше, в качестве базового, ценностного ориентира выстраивания патентной системы в Германии традиционно выступали интересы авторов и последующих правообладателей, что являлось закономерным следствием "переплетения" позитивистского типа правопонимания с восприятием исключительного права как абсолютного и естественного господства автора (или его правопреемников) над результатом интеллектуального труда.

С рассматриваемым стандартом в систему аксиологических координат немецкого патентного права была введена такая ценность, как свободная конкуренция, что, как представляется, стало результатом влияния права ЕС на национальную правовую систему. Между тем германским правоприменителям удалось сконструировать весьма специфический правовой механизм, не похожий ни на традиционные антимонопольные правонарушения, ни на злоупотребление правом как таковое.

В чем принципиальное отличие данного института от злоупотребления правом?

Институт злоупотребления правом строится на основе простой причинной связи осуществления субъективного права с выходом за установленные законодателем пределы и отказа в защите соответствующего права. В то же время в случае с рассматриваемым стандартом исследуется целая совокупность факторов, касающихся действий как правообладателя, так и ответчика. При этом происходит смешение двух составов злоупотреблений: нарушение переделов осуществления исключительного права и злоупотребление правом на защиту, что вряд ли может быть признано оправданным.

Конструктивной особенностью немецкого подхода является минимизация рисков, связанных со злоупотреблением потенциальным лицензиатом возможностями по возражению на иск. Для того чтобы его ссылки на нарушение правообладателем FRAND-стандарта были приняты во внимание, он должен доказать наличие у него намерений заключить лицензионный договор на справедливых условиях, а не добиваться бесплатного использования чужой разработки.

Вместе с тем сомнение вызывает оправданность выбранных критериев доказывания подобного намерения, в том числе внесения денежных средств на счет эскроу. Конечно, подобные действия служат реализации обозначенной функции. Однако в таком случае может возникнуть временной разрыв между фактами отказа правообладателю в защите его субъективного права и получением принудительной лицензии, в течение которого будет сохраняться вопрос о правовых основаниях использования.

Кроме того, нельзя не отметить, что при применении Orange book standard итог рассмотрения дела о предоставлении принудительной лицензии будет фактически предрешаться в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права, что нельзя признать целесообразным.

При рассмотрении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта суд не исследует весь комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору о принудительном лицензировании. В то же время на основе предположения о том, как суд в другом процессе разрешит соответствующую ситуацию, он выносит свое решение, которое, в свою очередь, с формальной точки зрения не является обязательным для правоприменителя, рассматривающего спор о принудительной лицензии. Вместе с тем можно предположить, что он на практике постарается сообразовать свое решение с предшествующим судебным актом, удовлетворив требования потенциального лицензиата. В ином случае создалась бы сложная ситуации с необходимостью нового рассмотрения спора о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Таким образом, получается, что ни на одном из этапов рассмотрения патентного спора, по сути, не происходит досконального и объективного исследования обстоятельств - оснований для принудительного лицензирования.

В связи с этим более правильным представляется следующий алгоритм разрешения патентного конфликта между сторонами.

В качестве первичного основания для признания субъекта будущим лицензиатом должно рассматриваться заявление им в суд требования о предоставлении принудительной лицензии. При этом для случаев, когда он заинтересован в самом скорейшем использовании патентоохраняемого объекта, может быть предусмотрена возможность внесения денежных средств на специальный счет, с тем чтобы потом из этих денег могло быть оплачено использование объекта при отсутствии на то разрешения. Рассмотрение дела по иску о запрете на использование патентоохраняемого объекта должно приостанавливаться, если есть основания полагать, что требования о принудительном лицензировании будут удовлетворены.

Примечательно, что сам немецкий правоприменитель, по всей видимости, отдает себе отчет в том, что четкий подход к исследованию патентных злоупотреблений в Германии так и не был выработан. Симптоматичным в рассматриваемом аспекте представляется обращение суда г. Дюссельдорфа в рамках рассмотрения дела Huawei v. ZTE <1> к Суду ЕС с просьбой дать разъяснения по поводу оснований применения доктрины патентных злоупотреблений к сфере осуществления исключительных прав <2>.

--------------------------------

<1> Huawei v. ZTE, District Court Dusseldorf, Germany, 21 March 2013 N 4b O 104/12.

<2> Было сформулировано пять вопросов:

1. Злоупотребляет ли правообладатель правом на включенный в стандарт элемент, когда он изначально информирует орган, осуществляющий стандартизацию, о том, что готов предоставить любой третьей стороне лицензию на справедливых, разумных и недискриминационных условиях, а затем подает иск о нарушении исключительного права, несмотря на то что такой "нарушитель" заявил свою готовность заключить лицензионное соглашение?

2. Если следствием изъявления нарушителем стремления к переговорам является констатация злоупотребления правообладателем его доминирующим положением, предлагает ли ст. 102 Соглашения о функционирования ЕС конкретные сущностные и временные требования по отношению к объективному выражению стремления вести переговоры, в частности, может ли быть констатировано такое стремление в ситуации, когда нарушитель только лишь в общем виде заявил (устно), что готов вести переговоры, или он должен, к примеру, предложить конкретные условия?

3. Если необходимым условием для констатации злоупотребления доминирующим положением является совершение безусловной оферты на заключение лицензионного договора, подразумевает ли ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС конкретные сущностные или временные требования к данной оферте? Должна ли она включать в себя все условия, которые обычно содержатся в лицензионных соглашениях в конкретной сфере технологий?

4. Если необходимость исполнения обязанностей нарушителя возникает из лицензии, которая явилась предпосылкой к злоупотреблению доминирующим рыночным положением, содержит ли ст. 102 специальные требования в отношении подобных актов исполнения? Обязан ли нарушитель отчитываться за прошлое использование и платить роялти? Может ли обязательство платить роялти быть прекращено?

5. Действуют ли критерии определения злоупотребления доминирующим положением в случае заявления других (по отношению к запрету на использование) требований, возникающих из патентного нарушения: отзыва продукции, выплаты убытков?

 

Обращение немецких правоприменителей к суду ЕС с подобными вопросами является примечательным и потому, что высветило пробелы существующего в ЕС подхода к институту злоупотребления правом.

Можно предположить, что если бы европейская правоприменительная практика, различные директивы и рекомендательные документы устанавливали четкие механизмы пресечения злоупотреблений исключительными правами, то суд г. Дюссельдорфа вряд ли стал бы специально обращаться с подобным запросом.

Голландский правоприменитель в своей поддержке правообладателя пошел в известной мере еще дальше, чем немецкий, отказав ответчикам и в возможности ссылаться на принцип dolo agit. При рассмотрении спора Philips v. SK Kassetten <1> Гаагский окружной суд в 2010 г. выразил свое несогласие с немецким решением по делу Orange book standard. Им было отмечено, что применение принципа dolo agit германским Верховным судом: 1) вступило в противоречие со всей системой патентной защиты; 2) создало ситуацию правовой неопределенности; 3) не было необходимым для защиты законных интересов ответчика.

--------------------------------

<1> Koninklijke Philips Electronics N.V v. SK Kassetten GmbH & Co. KG, District Court The Hague, The Netherlands, 17 March 2010, Joint Cases No. 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/HA ZA 08 - 2524.

 

Непосредственно в отношении рассматриваемого спора голландским судом при этом было констатировано, что поскольку SK Kassetten не обладает лицензией, нет каких-либо оснований для предоставления ей права на использование запатентованной технологии. Требование Philips о запрещении ответчику использовать спорный ОИС подлежит удовлетворению.

3. Позиция ЕС.

На уровне ЕС можно выделить два условных типа злоупотреблений патентообладателя правом на защиту:

1) основанные на принципе недопустимости ограничения конкуренции.

Одним из первых дел, в которых на основе принципа недопустимости ограничения конкуренции действия истца были признаны злоупотреблением правом на защиту, стало дело ITT Promedia v. Commission <1>. При рассмотрении данного спора Судом было констатировано, что действия правообладателя могут признаваться злоупотреблением правом только в исключительных случаях. Необходимо, чтобы его действия заключались в создании сложностей для бизнеса ответчика, притеснении последнего. При этом ограничение конкуренции является единственной целью подачи иска.

--------------------------------

<1> ITT Promedia NV v. Commission, [1998] E.C.R. II-2937, Case T-111/96.

 

Сходные критерии злоупотребления правом на защиту были выделены и в деле  International Ltd. v. Commission. Как особо подчеркнул Суд, намерение истца притеснить конкурентов должно являться единственным, так как наличие любого другого альтернативного объяснения действий правообладателя является препятствием к утверждению злоупотребления правом <1>. При этом в отношении нацеленности на ограничение конкуренции правоприменитель уточнил, что предъявление иска должно являться частью общего плана, подчиненного обозначенной цели. Иными словами, для признания судом факта злоупотребления правом на защиту необходимо, чтобы непосредственной подаче иска предшествовал комплекс мер, направленных на воспрепятствование эффективному функционированию конкурентов. К подобным мерам могут, в частности, относиться инициирование других судебных разбирательств, осуществление различных "антиконкурентных тактик".

--------------------------------

<1> Protege International v. Commission, 2009/C 113/86. Case T-119/09.

 

Как было отмечено R. O'Donoghue и J. Padilla, "данное требование дополнительной антиконкурентной активности, помимо рассматриваемого судебного процесса, означает, что единичное обращение с требованием о судебном запрете само по себе не может составлять злоупотребления правом" <1>.

--------------------------------

<1> O'Donoghue R., Padilla J. The Law and Economics of Article 82 EC. Oxford, 2006. P. 281.

 

К данной практике в целом применимы сделанные нами ранее замечания относительно нецелесообразности рассмотрения злоупотреблений патентными правами исключительно с позиции защиты конкуренции. Кроме того, к деструктивным особенностям рассматриваемого подхода следует отнести также исключительность цели по причинению вреда конкурентам (конкуренции) как условия признания действий истца злоупотреблением правом.

Как было отмечено выше, в значительном количестве случаев правообладатели подают иск о запрете на использование патентоохраняемого объекта не столько для того, чтобы пресечь деятельность конкурентов, сколько для того, чтобы добиться выплаты от нарушителя чрезмерно высоких роялти, получения иных встречных предоставлений. Более того, злоупотребление правом на защиту может иметь место и при полном отсутствии конкуренции между правообладателями и нарушителями исключительного права, например в случае, когда истцами являются непроизводственные компании - скупщики патентов, "специализирующиеся" на выманивании у инноваторов денежных средств под страхом инициирования против них судебного процесса.

К критике рассматриваемой особенности можно подойти и с позиции общей систематики злоупотребления правом. Установление в качестве единственной цели правообладателя причинения вреда иным лицам является конституирующим свойством только такой разновидности злоупотреблений, как шикана. В тех правопорядках, где данный институт нашел признание (российский, немецкий), на практике он применяется крайне редко и является в значительной мере данью цивилистической традиции. Как правило, любые действия правообладателя прежде всего направлены не столько на создание неблагоприятных последствий для других, сколько для получения несправедливых выгод для себя;

2) основанные на несоразмерности причиненного правообладателю вреда и тех негативных последствий, которые наступят для правообладателя в случае принятия решения о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

В соответствии с п. 24 преамбулы к Директиве Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. N 2004/48/ЕС "Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность" <1> (далее - Директива N 2004/48/ЕС) средства правовой защиты должны включать в себя запретительные меры, направленные на предотвращение дальнейших нарушений прав интеллектуальной собственности в зависимости от конкретного случая. При этом в п. 25 предусматривается, что "если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства - члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры". Данная мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы N 2004/48/ЕС.

--------------------------------

<1> Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 "On the enforcement of intellectual property rights" // OJ. 2004. L 157.

 

В качестве логического отступления надо отметить, что отдельные страны ЕС различным образом подошли к интерпретации обозначенных положений, перспективам их реализации на внутринациональном уровне.

Так, в Литве и после принятия Директивы N 2004/48/ЕС сохранилось четкое правило: если доказан факт нарушения исключительного права, на использование спорного ОИС ответчиком должен быть наложен запрет. Как было отмечено Р. Бирстонасом и Л. Виргиниус-Папиртисом, "запрет является одним из общих способов защиты исключительных прав. В связи с этим неудивительно, что он применялся во всех случаях нарушений патентных прав еще до принятия Директивы. Каких-либо практических проблем в рассматриваемом аспекте возникать не должно: после установления факта нарушения автоматически налагается запрет на использование ОИС" <1>.

--------------------------------

<1> , Virginijus Papirtis L. Enforcement of intellectual property rights in Lithuania: Situation after the implementation of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights // https://www3.mruni.eu>ojs...article/download/625/587.

 

Единственное на что, по мнению исследователей, судам надлежит обратить особое внимание, - предельно четкое определение тех действий ответчика, совершение которых ставится под запрет <1>. В ином случае реализация рассматриваемого способа защиты будет непропорциональна нарушению. Таким образом, проблема несоразмерности последствий характеру нарушения в Литве была смещена с момента выбора возможных способов защиты (на этом уровне дискретные правомочия суда ограничены) на этапе определения конкретных действий ответчика, подпадающих под запрет.

--------------------------------

<1> Ibid.

 

До сих пор не была воспринята идея допустимости отказа в удовлетворении требований о запрете в случае несоразмерности такой меры защиты вреду, причиненному правонарушением, и правопорядками стран континентальной правовой семьи (Германия, Нидерланды, Бельгия). Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее десятилетие пусть только на доктринальном уровне в данных государствах стало проявляться осознание необходимости перехода к более гибким механизмам оценки патентных споров.

Немецкими авторами идея абсолютного характера патентной защиты, автоматического применения запрета на использование патентоохраняемых объектов начала подвергаться сомнению с позиции глобализационных процессов. В доктрине неоднократно отмечалось, что предусмотренная ТРИПС сильная защита правообладателей ставит под угрозу оборот технологий, доступ к разработкам в развивающихся странах <1>. В связи с этим по отношению к существующей персоноцентричной системе права интеллектуальной собственности отдельными исследователями стали предлагаться "альтернативные" модели.

--------------------------------

<1> Bordat J. Wirtschaftsliberalismus. Grundlagen - Entwicklung - Probleme - Alternativen. Berlin, 2007. S. 103.

 

Как было отмечено Дж. Бордатом, в контексте рассмотрения основополагающих установлений ТРИПС, "субъективные права, реализация которых не служит обществу, теряют смысл". Правовая система (в том числе система интеллектуальных прав) должна опираться на принцип справедливости, который не позволит поступаться социальными интересами в угоду личным, а также на закономерность экономического развития, причем акцент должен делаться на социальной ответственности правообладателя, являющейся "соединительным мостом" между индивидуальными правами и общественными интересами <1>.

--------------------------------

<1> Подобные выводы делались автором применительно к основам построения в целом эффективной правовой системы. Вместе с тем в качестве примера негативных последствий чрезмерной либерализации права им рассматривалось именно право интеллектуальной собственности, конкретно - действие Соглашения ТРИПС.

См.: Bordat J. Op. cit. S. 103.

 

Бельгийский ученый Н. Петит предложил рассматривать патентные конфликты с позиции ступенчатого, многофакторного анализа. По его мнению, при оценке действий правообладателя должен, во-первых, применяться антимонопольный тест, во-вторых, - учитываться основополагающие принципы права ЕС. При этом к последним были отнесены общие принципы ЕС (обязанность лояльного сотрудничества, принцип решения проблем на возможно более низком уровне (subsidiarity)), положения, закрепленные в Хартии ЕС об основных правах, основные ценности ЕС (рыночная интеграция), общие положения Договора о функционировании ЕС (защита окружающей среды, общественного здравоохранения, культурного разнообразия и т.п.). Особо исследователем была подчеркнута необходимость выбора наиболее сообразного экономическим потребностям правового стандарта. "С обывательской позиции это означает, что суды и иные правоприменительные органы должны выбрать "стандарт злоупотребления", который будет обладать смыслом с экономической позиции" <1>.

--------------------------------

<1> Petit N. Injunctions for FRAND - Pledged SEPS: the question for an appropriate test of abuse under article 102 TFEU.

 

Возвращаясь к опыту имплементации положений Директивы национальными правопорядками, следует отметить, что британское патентное ведомство в своем консультационном докладе <1>, посвященном имплементации Соединенным Королевством положений Директивы N 2004/48/ЕС, подчеркнуло отсутствие необходимости каких-либо законодательных изменений. Еще в Законе о Верховном суде 1981 г. (§ 50) и Законе о судах графств 1984 г. (§ 38) была предусмотрена возможность судов обязать сторону возместить убытки вместо применения запрета на использование.

--------------------------------

<1> Consultation paper of Patent office "The UK implementation of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (2004/48/EC)" // http://www.ipo.gov.uk/consult-enforcement.pdf.

 

В то же время Патентный офис отметил, что суды крайне редко реализовывали подобные дискреционные полномочия. В связи с этим был сделан вывод о необходимости приведения в соответствие с Директивой N 2004/48/ЕС именно судебной практики. В качестве позитивного примера гибкого подхода к разрешению спора о нарушении исключительного права Патентный офис назвал прецедентное решение по делу Shelfer v. City of London Electric Lighting Co. (1895 г.), в рамках которого было сформулировано правило: "1) если вред, причиненный истцу, незначителен, 2) и такой вред подлежит денежной оценке, 3) и в данном случае применение к ответчику такой меры, как запрет на использование патентоохраняемого объекта, будет иметь репрессивный характер - вместо такого запрета на ответчика может быть возложена обязанность по выплате убытков" <1>.

--------------------------------

<1> Shelfer v. City of London Electric Lighting Co., [1895] 1 Ch 287.

 

Британские правоприменители последовали обозначенным рекомендациям. Так, например, в 2006 г. в решении по делу Navitaire, Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. было констатировано: "Нарушение исключительных прав было связано с незначительными элементами программного обеспечения, потому наложение запрета на его использование будет чрезмерным" <1>. При этом суд сослался на процитированное выше Решение.

--------------------------------

<1> Navitaire Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. (No. 2), [2006] RPC 4.

 

Уместно отметить, что в последние годы в Европе национальное регулирование отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, уступает место унифицированному регулированию на уровне Европейского союза. В связи с этим интерес представляет не столько имплементация положений Директивы N 2004/48/ЕС в правовые системы отдельных европейских государств, сколько вопрос о продолжении обозначенного ею курса в иных актах Европейского союза.

В феврале 2013 г. государствами - членами ЕС было подписано Соглашение о Едином патентном суде <1>. Согласно ст. 1 данного Соглашения Единый патентный суд представляет собой общий для государств - членов Евросоюза юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные с европейскими патентами. В соответствии со ст. 63 к полномочиям такого Суда была отнесена возможность (но не обязанность) в случае установления факта нарушения исключительного права патентообладателя возлагать на нарушителя постоянный запрет на использование спорного объекта. При этом в общей норме ст. 56 данного Соглашения была предусмотрена необходимость учета Единым патентным судом при применении тех или иных мер защиты (в том числе и запрета) интересов сторон.

--------------------------------

<1> European Union No. 3 (2013). Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013) (Brussels, 19 February 2013).

 

Можно заключить, что рассматриваемое Соглашение в целом разделило предложенный Директивой N 2004/48/ЕС гибкий подход к применению такого способа защиты, как постоянный запрет на использование ответчиком патентоохраняемого объекта. Вместе с тем нетрудно заметить, что в его рамках соответствующие правила были сформулированы более абстрактно. В отличие от Директивы N 2004/48/ЕС в нем отсутствуют конкретные критерии оценки применимости анализируемого способа защиты.

Анализируя данную правовую модель патентных злоупотреблений с сущностной позиции, необходимо отметить, что она также далеко не идеальна.

В случае с защитой субъективного права, как нами было отмечено, действительно, принципиальное значение имеет соотношение негативных последствий самого правонарушения и санкций за него. Вместе с тем данного критерия не может быть достаточно для констатации злоупотребления правом.

Представляется, что в данном случае вновь проявилось отсутствие четкого понимания общего института злоупотребления правом. Объективная сторона последнего как особой разновидности гражданского правонарушения включает в себя два элемента: противоправное поведение - осуществление права с нарушением пределов и негативные последствия для субъектов, против которых подобное право осуществляется. Причинение нарушителю значительного вреда наложением запрета на использование патентоохраняемого объекта характеризует лишь последствия возможного злоупотребления правом. При этом оно не охватывает противоправного поведения правообладателя.

Может так получиться, что добросовестный правообладатель только стремится выйти на рынок с неким новым инновационным продуктом, заключающим в себе спорную разработку. В то же время нарушитель давно и активно использует ее в своей предпринимательской деятельности. Вероятно, что вред предпринимательской деятельности последнего может превысить убытки, причиненные правообладателю. Вместе с тем в такой ситуации как минимум сомнительной представляется оправданность отказа патентообладателю в максимальной защите его права. Важно проанализировать само по себе поведение правообладателя - нацелено ли предъявление иска на защиту его правомерных интересов или на создание дополнительных преимуществ, выгод.

Кроме того, если вести речь об одних последствиях злоупотребления исключительным правом, то их рассмотрение в любом случае не должно сводиться исключительно к соотнесению вреда, причиненного правообладателю нарушением и, напротив, нарушителю злоупотреблением. В данном случае учитывается только столкновение частных интересов, в то время как с патентоохраняемыми объектами (как публичными благами) сопряжены не только частные, но и значительные общественно-публичные интересы, которые нельзя игнорировать при оценке на основе принципа баланса интересов патентного конфликта.

Здесь уместно обратить внимание на свойственную правовой системе ЕС общеметодологическую проблему. Речь идет преимущественно об индуктивном подходе к рассмотрению и исследованию проблематики патентных злоупотреблений - восхождению от конкретного к абстрактному, вследствие чего из учета выпадают то одни, то другие факторы. Так, если вести речь о доктринальных исследованиях рассматриваемой проблематики, то нетрудно заметить, что все они сводятся преимущественно к анализу правоприменительной практики. Само по себе это является, несомненно, оправданным, поскольку, как ранее нами было отмечено, все факторы злоупотребления патентными правами принципиально невозможно учесть на общенормативном уровне. В связи с этим всякий раз, когда мы обращаемся к заявленной проблематике, нам не избежать анализа конкретных решений и правовых позиций, из которого можно вывести некие общие ориентиры оценки споров в соответствующей сфере. В то же время данному процессу с необходимостью должен сопутствовать иной - разработка на основе общих правовых принципов, базисных цивилистических установлений системы ориентирующих принципов патентного права, а также четких механизмов анализа всего многообразия практических ситуаций.

4. Подход США.

Американский подход предполагает предельно гибкую и многовариантную оценку патентных споров. Признание того факта, что субъект без разрешения на то патентообладателя использовал ОИС последнего, не означает, что подобное использование будет запрещено. Как закреплено в § 283 Патентного закона США, суды обладают правомочием при установлении факта патентного нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом справедливости в целях предотвращения любых нарушений патентных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными <1>.

--------------------------------

<1> United States Code (USC). Title 35 "Patens" // http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35.

 

Значительный интерес представляет (в том числе в силу сходства по своему существу с описанным ранее германским) судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Познер отклонил исковые требования. Судья заявил, что ни одна компания не представила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому небольшие нарушения в каком-либо компоненте не могут стать условием блокировки продаж <1>.

--------------------------------

<1> Motorola Mobility, Inc. v. Apple Inc. and NeXT Software, Inc., U.S. Dist. Ct., Dist. Del., 2010-10-8.

 

Одним из первых дел, в рамках которых был взят курс на обозначенный максимально гибкий подход к решению вопроса о последствиях патентного нарушения, стал спор Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. (1908) <1>. Обладатель патента на усовершенствование устройства для изготовления бумажных пакетов - Eastern Paper Bag Co. требовала запретить Continental Paper Bag Co. использовать данное изобретение и выплатить ему убытки. Ответчик в свою очередь утверждал, что в бессрочном судебном запрете должно быть отказано по причине неиспользования патентообладателем запатентованного изобретения.

--------------------------------

<1> Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 (1908).

 

Суд первой инстанции признал патент действительным и нарушенным. Вместе с тем он отметил, что истец никогда не предпринимал попыток практического использования объекта: ни непосредственно, ни через институт лицензирования. В качестве общего вывода суд констатировал, что: "нет оснований сомневаться в том, что истец относится к субъектам, которые накапливают патенты с целью защиты и исключения конкурентов", и отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции опроверг тезис о том, что неиспользованный патент не имеет права на защиту, представленную экстраординарным средством, - судебным запретом. Требования истца были признаны подлежащими удовлетворению.

Верховный суд США признал правомерность требований истца по рассматриваемому вопросу: "патентное право в соответствии с Конституцией дает владельцам патентов исключительные права на запатентованное изобретение... Обладатель патента вправе лишить других возможности использовать изобретение в течение установленного в законе времени".

Однако при этом им был отвергнут излишний формализм в оценке патентного конфликта, строгий детерминизм: нарушение - запрет на использование. Было констатировано: "речь в подобном споре идет не о конструкции закона, а о том, является ли поведение патентообладателя противным государственной политике. ...Неприменение изобретения в течение 17 лет с очевидностью не соответствует технологическому прогрессу... Между тем по меньшей мере спорными являются утверждения ответчика о том, что неприменение изобретения было необоснованным, и о том, что были затронуты права общества...".

Полноценный прецедент в рассматриваемой сфере сложился с принятием в 2006 г. Верховным судом США решения по делу eBay, Inc. v. MercExchange, LLC <1>. Компания MercExchange - обладатель патента на бизнес-метод - процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами обратилась к компании eBay с предложением заключить лицензионное соглашение на использование данного объекта. При этом было указано на то, что до сих пор eBay незаконно применяла в своей деятельности данный бизнес-метод. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange подала против eBay иск. Ответчик, в свою очередь, попытался оспорить действительность патента.

--------------------------------

<1> eBay. Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).

 

Суд первой инстанции признал, что патенты действительны и нарушены, обязав eBay выплатить истцу убытки. Требование MercExchange наложить принудительный запрет между тем было отклонено. Причем, как констатировал суд, "отказ в предоставлении постоянного судебного запрета не причинит истцу значительного ущерба, так как: а) истец не практикует свои изобретения, а только выдает лицензии; б) есть основания полагать, что он подал иск не в целях установления запрета, а чтобы получить компенсацию; в) истец неоднократно выражал готовность заключить с eBay лицензионное соглашение. Следовательно, его интересы могут быть адекватно защищены посредством возмещения убытков".

В апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было пересмотрено. Правоприменитель признал, что отказ в удовлетворении требования о запрете на использование спорного ОИС возможен лишь тогда, когда применение данной меры защиты нарушает важные общественные интересы, связанные с ОИС. В рассматриваемом деле данное условие отсутствует.

Верховный суд США с целью решить вопрос о необходимости запрещения действий ответчика по использованию бизнес-метода счел целесообразным применить четырехуровневый тест: 1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; 2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; 3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; 4) не нарушается ли общественный интерес.

Ответы на данные вопросы, исходя из фактов рассматриваемого спора, привели его к выводу, что необходимости в установлении запрета на использование ответчиком бизнес-метода нет. Как при этом было отмечено судьей Кеннеди, характер патентов и экономические функции патентообладателей могут служить основаниями для отхода от исторической практики запрета в случае нарушения. В качестве подобных обстоятельств он обозначил, в частности:

1) существование так называемых непрактикующих патентообладателей, которые не имеют намерения использовать патенты и держат их исключительно для целей лицензирования;

2) чрезмерность воздействия: запатентованная инновация включает в себя небольшой компонент, права на который запатентованы иным субъектом;

3) потенциальная неоправданность и сомнительность предоставления патентов на бизнес-методы.

За рассмотренным спором последовали иные интересные прецеденты, в основу которых (вне зависимости от вынесенного решения) был положен тезис о наличии у судов (в рамках споров о нарушении исключительных прав) дискреционных полномочий по ограничению возможностей правообладателей запрещать всем иным лицам использовать ОИС.

Так, при рассмотрении спора Paice LLC v. Toyota Motor Corp. <1> суд первой инстанции признал исключительное право истца нарушенным. Вместе с тем в удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использовать спорное изобретение на основе четырехуровневого теста, разработанного в деле eEbay, было отказано. Как при этом подчеркнул правоприменитель, "денежное возмещение убытков будет достаточным для того, чтобы компенсировать правообладателю продолжающееся нарушение, ввиду того что сам патентообладатель не использовал его изобретение". Окружной суд подтвердил правильность такого решения.

--------------------------------

<1> Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211-DF, 2006 WL 2385139.

 

Рассматривая дело Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc., <1>, Суд Делавэра вынес решение о том, что патент является действительным и что ответчик умышленно нарушил исключительное право истца. Требование истца о запрете ответчику использовать соответствующее изобретение, однако, было отклонено. Причиной подобного решения стало обещание CoreValve переместить производство спорного ОИС в Мексику.

--------------------------------

<1> Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc., Nos. 11-1215, 1257 (Fed. Cir. Nov. 13, 2012).

 

Суд апелляционной инстанции в целом утвердил постановление суда первой инстанции. Между тем в части отказа в удовлетворении требований о запрете на использование изобретения он направил дело на новое рассмотрение. Как при этом было отмечено: "Стимулирование инноваций основывается на рыночной эксклюзивности, позволяющей изобретателю получать прибыль от его изобретения. Если это не противоречит справедливости, в случае признания при рассмотрении спора патента действительным и нарушенным истец должен закономерно ожидать восстановления его исключительности, которая была утрачена с нарушением".

При рассмотрении спора ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc. <1> окружной суд, сопоставив сформулированные в решении по делу eBay критерии с обстоятельствами дела, принял решение об отказе в удовлетворении требования о запрете использования ОИС ответчиком. Суд обратил внимание на два факта: 1) истцу не был причинен непоправимый вред; 2) вред, причиненный истцу, может быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта.

--------------------------------

<1> ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc., Nos. 11-1538, 1567, 12 - 1129, 1201 (Fed. Cir. Aug. 24, 2012).

 

После дела eBay при установлении факта нарушения патента решение о принудительном запрете на использование ОИС американские суды выносили примерно в 72% случаев. За период с октября 2008 г. по начало 2009 г. запрет был применен в 17 из 26 случаев <1>.

--------------------------------

<1> Janutis R.M. The supreme court's unremarkable decision in eBay Inc. v. Mercexchange LLC // http://www.lclark.edu/live/files/4810.

 

Особый интерес в контексте заявленной проблематики представляют дела, касающиеся медицинских и фармацевтических патентов. Возможен ли в случае нарушения прав на такие объекты отказ в наложении постоянного запрета на использование?

Данный вопрос ставился в значительном количестве дел. Так, в деле In Amgen, Inc. v. F. Hoffman - La Roche <1> суд запретил ответчикам использовать их эритропоэз-стимулирующие агенты, несмотря на то что "врачи и пациенты выиграли бы от дополнительного выбора". Суд подчеркнул, что общественный интерес в таком случае не пострадает от наложения постоянного запрета.

--------------------------------

<1> In Amgen, Inc. v. F. Hoffman - La Roche Ltd., Nos. 09-1020, 1096 (Fed. Cir. Sept. 15, 2009).

 

Другое интересное дело - Acumed LLC (истец) v. Stryker Corp. (ответчик) <1>. Истец является обладателем патента N 5.472.444 на проксимальный плечевой гвоздь - разновидность ортопедического гвоздя, используемого для лечения переломов плечевой кости или костей верхней части кости руки. Истец продавал свой гвоздь под названием Polarus. В 2004 г. он предъявил иск к компании Stryker Corp. о нарушении данного патента. По мнению истца, ответчик использовал его разработку при производстве ортопедических гвоздей T2 PHN. Суд первой инстанции установил, что ответчик действительно нарушил исключительное право истца. При этом были удовлетворено требование как о взыскании убытков, так и о наложении постоянного запрета. Ответчик подал апелляционную жалобу на данное решение. В числе прочего он просил суд учесть сформулированные в деле eBay критерии и отказать в требовании о запрете на использование патентоохраняемого объекта. При этом ответчик указал на факт заключения истцом двух лицензионных соглашений, по которым он предоставил права на использование плечевого гвоздя своим конкурентам. По его мнению, это доказывает тот факт, что адекватной и достаточной мерой защиты в таком случае является взыскание убытков.

--------------------------------

<1> Acumed LLC v. Stryker Corp., 551 F.3d 1323, Federal Circuit (2008).

 

Между тем окружной суд поддержал решение суда первой инстанции. Как им было констатировано, вне зависимости от наличия у истца лицензионных соглашений "выход нового конкурента на рынок может причинить правообладателю непоправимый вред". Апелляция согласилась с выводом суда первой инстанции относительно того, что сопоставление претерпеваемых сторонами тягот говорит в пользу истца. Acumed представляет собой небольшую компанию, для которой Polarus является "флагманским продуктом". Производимые ею гвозди не вызывали каких-то существенных нареканий со стороны врачей и пациентов.

В деле The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC. <1> суд первой инстанции констатировал, что общественный интерес в защите исключительного права на устройство для амортизации (при протезировании) перевешивает потенциальные негативные последствия для пациентов, связанные с тем, что им придется заменить производимый ответчиком продукт.

--------------------------------

<1> The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC (Fed. Cir. 2013).

 

Между тем есть и противоположная практика. Так, в деле Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp. <1> суд пришел к выводу, что компания Johnson & Johnson нарушила патент CIBA на контактные линзы пролонгированного использования. Между тем он отказал в удовлетворении требования о запрете на использование. При этом он обратил внимание на следующие обстоятельства. Более 5,5 млн американцев пользуются производимыми Johnson & Johnson контактными линзами  Oasys, на которые и был нарушен патент CIBA. Суд отметил, что данные линзы пользовались наибольшей популярностью и у производителей. Наложение судебного запрета "создаст косвенные медицинские, практические и экономические проблемы для большого числа пользователей". Следовательно, оно нарушит общественные интересы. Суд отказал в требовании о наложении судебного запрета.

--------------------------------

<1> Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp., 348 F. Supp. 2d 165, 179 - 80 (S.D.N.Y. 2004).

 

В деле Retractable Technologies, Inc. v. Becton Dickinson & Co. суд признал, что наложение судебного запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта при производстве шприцов приведет к нарушению общественных интересов.

Между тем в отношении фармацевтических патентов подобные гибкие механизмы не применяются, в особенности если речь идет о разработках группы компаний "Биг Фармы" <1>.

--------------------------------

<1> Big Pharma ("Биг Фарма") - условное обозначение группы крупнейших фармацевтических компаний мира с годовым доходом более $3 млрд (Pfizer Inc, Novartis, Sanofi-Aventis, всего около 30 компаний).

 

Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Amgen Inc. v. F. Hoffman - La Roche Ltd <1>. Суд констатировал факт нарушения исключительного права истца на рекомбинантный эритропоэтин - гормон, который стимулирует выработку эритроцитов. На основе данной разработки истец производил два препарата для лечения анемии и других заболеваний крови - Epogen и Aranesp. При решении вопроса о наложении постоянного судебного запрета суд прибегнул к установленному в деле eEbay четырехуровневому тесту. По мнению суда, такие показатели, как непоправимый вред ответчику, отсутствие адекватной альтернативной меры защиты интересов правообладателя, баланс претерпеваемых тягот, были, бесспорно, в пользу истца, так как они с ответчиком действовали на одном рынке. Вопросы вызвал критерий общественного интереса. Суд выделил несколько подобных интересов: здоровье пациентов, сохранение на рынке препарата ответчика или надежная патентная система. В конечном счете суд констатировал, что последний интерес перевесил: на создание эффективных лекарств тратятся большие средства. Во многих других делах суды также делали вывод о том, что при отсутствии судебного запрета инновационный процесс в фармацевтике существенно пострадает.

--------------------------------

<1> Amgen. Inc. v. F. Hoffman - La Roche Ltd., 2008 WL 4452454 (D. Mass. Oct. 2, 2008).

 

Очень показательные статистические данные привел в своей статье К. Симэн <1>. Исследователь доказал, что процент выданных судебных запретов (при установлении факта нарушения) варьируется в зависимости от отрасли промышленности, в которой может использоваться разработка. Самый высокий процент удовлетворения подобных требований в делах о нарушении исключительных прав на биотехнологии и фармацевтические разработки - 100% и 92% соответственно. Средними являются показатели в электроэнергетике - 83%, в сфере механики - 75%. Низкими: в электронике - 67%, в сфере медицинских устройств - 65% и программного обеспечения - 53%. В статье приводится простое, но логичное объяснение подобных показателей. Запрет на использование выдается в первую очередь в тех сферах, где для стимулирования инноваций необходимы "сильные" патентные права, что, в свою очередь, объясняется существенными затратами на разработку. Применимо в данном случае и афористичное высказывание Д. Бурка и М. Лемли: в теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники <2>.

--------------------------------

<1> Seaman C. Permanent injunction in patent litigation after Ebay: an empirical study // Iowa law review. Vol. 101:1949. P. 1985.

<2> Burk D., Lemley M. Is Patent Law Technology-Specific? // Berkeley Technology Law Journal. 2002. Vol. 17 // https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=349761.

 

Рассматривая сложившийся в американской практике подход к разрешению патентных конфликтов, важно подчеркнуть несколько следующих принципиальных моментов.

По мере развития подобной практики, связанной с отказом в удовлетворении требования о запрете на использование ОИС, при установлении факта нарушения наметилась тенденция к упрощению анализа обстоятельств спора.

При рассмотрении спора eBay v. MercExchange судом было проведено комплексное исследование, учитывающее как поведение правообладателя, преследуемые им цели, сущность запатентованного объекта, так и последствия принятия решения для истца, ответчика и общества в целом. В последующей за данным решением прецедентной практике все постепенно свелось к консеквенциальному анализу.

Ключевым фактором, учитываемым при отказе в удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта, при доказанности нарушения исключительного права стал баланс тягот, претерпеваемых участниками конфликта при принятии того или иного решения, что заслуживает определенной критики.

Несомненно, последствия действий правообладателя должны исследоваться при решении вопроса о допустимости изъятий из его правомочий. Вместе с тем одного этого оказывается явно недостаточно для констатации факта правонарушения, злоупотребления правом. Важно рассмотреть сами действия субъекта. Как справедливо отмечается в доктрине, установление пределов осуществления исключительного права призвано оказать упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования заложенных в содержании субъективного гражданского права возможностей <1>.

--------------------------------

<1> Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 57, 61, 141.

 

Кроме того, нельзя отрицать, что в случае столкновения примерно равнозначных интересов нескольких субъектов в использовании инновационных разработок процедура оценки экономических выгод и недостатков того или иного решения является крайне затруднительным процессом.

С другой стороны, одобрения заслуживает тот факт, что американские суды последовательно учитывают (не) возможность взыскиваемых убытков компенсировать причиненный истцу вред. В таком случае обеспечивается дифференцированный подход. Не допускается ситуация, при которой ограничение патентной монополии фактически представляет собой лишение субъекта исключительного права. В связи с этим неудивительно, что подобные "отступления" от полной защиты исключительного права не делаются в отношении фармпрепаратов. Как и в случае с принудительным лицензированием, ограничение господства правообладателя осуществляется главным образом на рынке комплексных инноваций.

Также интересно отметить, что американскими судами применяются дополнительные по отношению к предусмотренным нормами Соглашения ТРИПС механизмам "исключения из исключительных прав". Как заметил К. Котропиа, "тест, описанный в деле eBay, не подпадает под предусмотренные в ст. 31 исключения из исключительного права. Это объясняется тем, что такой тест фокусируется на материальных обстоятельствах. Как результат он не включает в себя всех необходимых процессуальных требований, предусмотренных ст. 31. С другой стороны, ст. 30 ТРИПС предлагает более общие, сфокусированные на материальных обстоятельствах исключения. Четырехфакторный тест, основанный на праве справедливости, в полной мере соответствует требованиям, установленным в ст. 30 ТРИПС" <1>.

--------------------------------

<1> Cotropia C. Compulsory licensing under TRIPS and the Supreme Court of the United States' Decision in eBay v. MercExchange // http://www.cotropia.com/bio/Chapter26-Cotropia-PatentLawHandbook.pdf.

 

Между тем здесь нужно вспомнить, что в рамках уругвайского и сиднейского раундов переговоров официальная позиция США заключалась в том, что в ст. 30 ТРИПС предусмотрены содержательные границы исключительных прав (случаи свободного некоммерческого использования патентоохраняемой разработки).

Примечательно, что и в самой американской доктрине отдельными авторами высказывается недоумение по поводу различий между внутренней американской патентной политикой и подходом США, проявившимся при установлении и толковании положений Соглашения ТРИПС. Как было отмечено Д. Харрисом, "в национальном праве интеллектуальной собственности США наблюдается явный перекос в сторону публичных интересов... В то же время при переходе к международно-правовому регулированию наблюдается смещение акцентов. Так, посредством Соглашения ТРИПС США стремятся создать режим интеллектуальной собственности, который являлся бы наиболее благоприятным для реализации частных интересов, прежде всего, фармацевтических американских компаний" <1>.

--------------------------------

<1> Ibid. P. 101.

 

Таким образом, можно заключить, что предусмотренные в ст. 30 Соглашения ТРИПС гибкие механизмы стали США основой для двойных стандартов при определении пределов защиты исключительных прав на международном и внутринациональном уровне. Были нарушены каналы связи между наднациональным и национальным регулированием отношений в патентной сфере. В Соглашении ТРИПС четко установлен лишь минимальный стандарт защиты исключительных прав. Следовательно, на национальном уровне корректирование объема исключительных прав может осуществляться лишь в сторону увеличения последнего. В то же время на практике все происходит прямо противоположным образом.

Во многом подобный дисбаланс обусловливается последовательно утилитаристским подходом развитых государств к институту исключительных прав, что является дополнительным аргументом в пользу необходимости выбора новой теоретико-методологической основы для исследования исключительных прав.

Способы достижения максимизации общественной полезности посредством институтов права интеллектуальной собственности на международном и национальном уровне разнятся между собой.

В первом случае обозначенной общей цели отвечает задача получения национальными компаниями максимальной прибыли от реализации инновационных продуктов как фактора роста ВНД, сохранения "инновационного лидерства". Для ее реализации на нормативном уровне, в свою очередь, требуется обеспечивать абсолютную защиту имущественным интересам патентообладателей, пресекать любые попытки третьих лиц использовать, при отсутствии на то согласия правообладателя, инновационную разработку.

В случае с национальными правопорядками все обстоит несколько сложнее. Общей задачей здесь является обеспечение максимально эффективного использования патентоохраняемых объектов, реализации прав на них с позиции того вклада, который вносится посредством данных действий в инновационно-технологическое развитие, реализации иных внутренних экономических целей публичного образования. При этом вовсе не обязательно, что подобное "эффективное использование" в конкретной ситуации может обеспечить сам правообладатель.

5. Российский подход.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются предусмотренными законом способами с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В качестве универсального для всех случаев нарушения исключительных прав называется такой способ, как "пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушений" <1>.

--------------------------------

<1> Как было обосновано выше, "пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения" является российским аналогом запрета на использование ОИС.

 

Соотношение "пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушений" с иными способами защиты нарушенных исключительных прав не определяется. Несомненно одно: оно применяется вне зависимости от выплат убытков, компенсации. Достаточно лишь установления факта нарушения исключительных прав.

Главным вопросом является следующий: может или должен применяться такой способ в рассматриваемом случае? Анализ конкретных судебных дел демонстрирует, что правоприменитель последовательно придерживается второго варианта: в случае нарушения исключительного права он удовлетворяет требования истца и о выплате убытков, и о пресечении действий, нарушающих его право. При этом им не исследуются такие факторы, как общественный интерес, сопряженный с разработкой, соразмерность мер защиты нарушению, заинтересованность истца в ОИС, его добросовестность и т.д.

Так, в частности, интерес представляет дело по иску ИП С.Ю. Родионова к ЗАО "Институт новых медицинских технологий" о запрещении ответчику производить и продавать препарат "Профеталь", произведенный запатентованным способом, и о взыскании убытков, рассчитываемых исходя из выручки общества за период с 1 января 2008 г. (с момента истечения лицензионного договора между сторонами) по 1 июля 2010 г. В своей кассационной жалобе ответчик сослался в том числе на наличие в действиях истца недобросовестного намерения устранить общество "Институт новых медицинских технологий" с рынка производителей лекарственных препаратов путем банкротства предприятия. ФАС Уральского округа в постановлении по делу от 13 сентября 2011 г. отклонил подобные доводы, указав при этом лишь на отсутствие соответствующих доказательств злоупотребления С.Ю. Родионовым своими правами <1>. Не оспаривая правильность постановления, отметим лишь, что суд оставил без внимания и комментариев ряд важных фактов.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Уральского округа от 13 сентября 2011 г. N Ф09-4684/11 // СПС "КонсультантПлюс".

 

Интерес представляет то, что срок лицензионного договора между истцом и ответчиком истек (31 декабря 2007 г.) в период осуществления С.Ю. Родионовым функций генерального директора ответчика (с 1 января 2008 г. по 7 сентября 2009 г.). Отсюда следует, что истец непосредственно мог решить от имени общества вопрос о заключении нового лицензионного договора, но не сделал этого. Таким образом, именно истец, осуществляя функции единоличного органа управления обществом, допустил совершение последним патентного нарушения. При этом примечательно то, что, во-первых, исковое заявление было подано не в 2008 г., когда началось нарушение прав истца (о чем ему должно было быть известно), а только 8 июня 2010 г., после прекращения С.Ю. Родионовым полномочий генерального директора. Во-вторых, не был учтен общественный интерес, связанный с производством препарата "Профеталь", который позиционируется как эффективное лекарство против СПИДа, гепатита C и онкологических заболеваний <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Профеталь должен появиться в этом году // http://gmpnews.ru/2012/05/profetal-dolzhen-poyavitsya-na-rossijskom-rynke-uzhe-v-etom-godu; Российские ученые нашли лекарство от СПИДа // http://deepcool-ma.com/profetal-volshebnoe-sredstvo-ot-spid-i-gepatita-s/.html.

Я ни в коем случае не утверждаю, что для ограничения патентных прав достаточно существенного общественного интереса в доступе к препарату. Следует учитывать, что подобным потребительским интересам всегда противопоставлен интерес в стимулировании производства новых препаратов, чего невозможно достичь без сильных патентных прав. Между тем рассматриваемое дело отличается существенной спецификой. Истец-правообладатель в данном случае, вероятно, действовал недобросовестно. Фактически именно он подвел ответчика к нарушению. Сам он при этом не являлся производителем лекарственных препаратов, конкурентом ответчика, бизнес которого мог существенно пострадать от ограничения патентной монополии.

 

Значительный интерес представляет ряд судебных споров, инициированных компанией "БАСФ Агро Б.В., Арихем (НЛ), Вендсвил-Бранч" на основе принадлежащего ей патента на химическое вещество "Фипронил" с датой приоритета 12 июня 1987 г. В 2007 г. ею было инициировано разбирательство против ООО "Биокор" о запрете использования изобретения по патенту Российской Федерации N 2051909 путем продажи средства для защиты животных от блох и клещей "Протектор-спрей", содержащего "Фипронил". Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области данные требования были удовлетворены <1>.

--------------------------------

<1> Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 ноября 2007 г. по делу N А56-26529/2007 // СПС "КонсультантПлюс".

 

В 2008 г. компания "БАСФ Агро Б.В., Арихем (НЛ), Вендсвил-Бранч" подала аналогичный иск против ООО "Химмед". Требование было мотивировано тем, что ответчик предлагал к продаже на своем официальном сайте и продает химическое вещество "Фипронил", в котором использовано изобретение, исключительным правом на которое обладает истец. Суд первой инстанции, равно как и кассационной (в апелляции не рассматривалось), констатировав факт нарушения, без исследования каких-либо иных факторов также в полной мере удовлетворил требования компании <1>.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Московского округа от 21 августа 2008 г. по делу N А40-66841/07-51-437 // СПС "КонсультантПлюс".

 

Следующее разбирательство было инициировано компанией против ООО "АПИ-САН" и ООО "Интерфарм+". Истец требовал запретить использовать соответствующее изобретение путем введения в гражданский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства "Дана-2", а также выплатить ему убытки в размере 333 750 руб.

Суд установил, что вещество "Фипронил", входящее в состав лекарственного средства "Дана-2", содержит каждый признак изобретения, приведенный в п. 1 формулы изобретения по патенту N 2051909. Требования истца в части запрета ответчикам использовать изобретение по патенту N 2051909 путем введения в гражданский оборот средства "Дана-2" были удовлетворены. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили правильность подобного решения <1>.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Московского округа от 4 сентября 2008 г. по делу N А40-49851/07-93-507 // СПС "КонсультантПлюс".

 

В соответствии с американским подходом при рассмотрении данных дел внимание было бы обращено как минимум на следующие факторы:

- компании-ответчики активно коммерциализируют некий продукт, который в целом защищен патентом. Спорный патентоохраняемый объект является лишь одним из его элементов. Вместе с тем запрет на использование такого объекта влечет прекращение производства всего комплексного патентоохраняемого продукта;

- отсутствуют данные об использовании компанией-истцом спорной патентоохраняемой разработки.

В совокупности данные факты позволяют задаться вопросом: не будет ли ответчикам в случае установления запрета на использование спорного ОИС причинен вред, в значительной мере превышающий ущерб, который был нанесен истцу?

Интерес в рассматриваемом аспекте вызывает также дата приоритета патента на спорный ОИС - 12 июня 1987 г. Срок действия исключительного права на патентоохраняемые объекты в соответствии как с ГК РФ, так и с ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 (далее - Патентный закон РФ) составляет 20 лет. Следовательно, путем несложных расчетов можно определить, что защита соответствующих прав истца должна была прекратиться 12 июня 2007 г., т.е. еще до рассмотрения обозначенных споров судом. Законодательно предусмотрена (ст. 1363 ГК РФ, п. 3 ст. 3 Патентного закона РФ) возможность продления рассматриваемого срока не более чем на пять лет, если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет. Спорное изобретение, вероятно, относится к подобным объектам. Но для применения соответствующего правила необходимы заявление правообладателя и решение федерального органа исполнительной власти, на наличие которых правоприменителями указано не было.

Как бы то ни было, истец приобрел права на изобретения, срок существования которых должен был как минимум в скором времени истечь. В этой связи можно предположить, что он не рассчитывал выстроить вокруг этих прав производство, а приобрел их с целью именно подачи исков. При этом возникает вопрос оправданности прекращения производства товаров несколькими эффективно функционирующими компаниями в связи с нарушением прав на изобретение, которое в скором времени перейдет в свободное обращение. Не целесообразнее ли в данной ситуации обойтись одними убытками?

Особый интерес в рамках данного исследования представляют патентные споры, в рамках которых удовлетворение требований истца о запрете на использование патентоохраняемого объекта должно было повлечь за собой значительные неблагоприятные последствия для общества. Правоприменителями, равным образом как и сторонами, участвующими в деле, решалась сложная задача: основываясь на крайне формализованных, негибких стандартах оценки патентного конфликта, установленных отечественным законодателем, предложить максимально отвечающее принципу баланса интересов и справедливости решение.

Так, в 2013 г. в Арбитражный суд Калужской области обратилось ООО "Электротехпром" с иском к ООО "Каскад-Энерго" и ОАО "Центргаз" с требованиями запретить ответчикам использовать изобретение "Стойка опоры воздушной линии электропередач", обязать ответчиков демонтировать комплекты опор, в которых использовано изобретение, и взыскать с ответчиков солидарно убытки.

Весьма симптоматичной в рассматриваемом аспекте представляется аргументация, положенная в основу отзыва на исковое заявление третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ОАО "Газпром". Косвенно признав факт нарушения исключительного права <1>, вместе с тем третье лицо констатировало, что требования истца не могут быть удовлетворены. В качестве аргументов в пользу оправданности подобного подхода им было указано на следующие обстоятельства: "социальная значимость объектов газоснабжения не подразумевает возможности сноса и демонтажа. Заявляя вышеуказанное требование, истец не учитывает, что предусмотренное ст. 1358 ГК РФ право не должно приводить к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, прекращению газоснабжения. Снос объектов системы газоснабжения приведет к негативным последствиям и нарушению прав третьих лиц - конечных потребителей газа".

--------------------------------

<1> Определив спорный объект как "опоры высоковольтной электропередачи, в которых использовано изобретение".

 

Так как сама по себе подобная позиция представляется достаточно справедливой и разумной, нетрудно заметить, что она не подкреплена серьезной нормативной базой. По сути, третьему лицу не оставалось ничего, кроме как сослаться на установленную в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ генеральную клаузулу. Рассмотренная ситуация наглядно демонстрирует пробельность гражданского законодательства в части многофакторного подхода к определению последствий нарушения исключительного права.

Примечательно, что судебными инстанциями, рассматривающими данное дело, в принципе не было обращено какого-либо внимания на данные обстоятельства. Суд отказал в удовлетворении требований истца исключительно на основании заключения эксперта о неиспользовании в конструкции стойки опор ЛЭП двух признаков формулы изобретения.

В другом деле <1> суд вышел из сложной ситуации столкновения нарушенных интересов правообладателя и общественных интересов во многом благодаря некорректности заявленного истцом требования. ООО "Олимп-Стройсервис" обратилось в арбитражный суд к ОАО "Стройдеталь" и ООО "Дон-Строй" с иском, в котором просило запретить ответчикам изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот объект капитального строительства - десятиэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 января 2011 г. по делу N А53-29891/2009 // www.arbitr.ru.

 

Заявленные требования были мотивированы нарушением ответчиками исключительных прав общества на использование запатентованных изобретений, представляющих собой технические решения в области строительства жилых домов.

Судами трех инстанций было констатировано, что истец является "обладателем прав на использование изобретений, защищенных рядом патентов", при этом ответчиками были нарушены "исключительные права общества на использование запатентованных изобретений". Вместе с тем все они признали требования истца не подлежащими удовлетворению, указав на избрание обществом ненадлежащего способа защиты нарушенных исключительных прав: "Нормы действующего законодательства не предусматривают такого способа защиты интересов владельца исключительной лицензии, как запрет на ввод в гражданский оборот в любых формах созданного с использованием исключительных прав на изобретение объекта. Решение, вынесенное по заявленному обществом требованию, неисполнимо, поскольку иск не содержит конкретного перечня действий, подлежащих запрещению".

Действительно, требование, вытекающее из факта нарушения права истца, было сформулировано им некорректно. В то же время возникает большой вопрос: какое решение принял бы суд и к каким последствиям оно бы привело, если бы общество заявило, скажем, требование о пресечении нарушающих право действий, заключающихся в использовании посредством изготовления (предложения) к продаже продукта (в данном случае дома)?

Вероятно, понимая, что формалистского сопоставления формулировки конкретного требования истца с нормами, устанавливающими допустимые меры защиты, может быть недостаточно, суд поспешил указать еще на то, что "общество не обосновало, каким образом запрет ввода в гражданский оборот многоквартирного жилого дома повлечет восстановление законных интересов общества как правообладателя исключительных прав".

Данный подход, рассматривающий последствия применения мер защиты, в определенной мере корреспондирует общему принципу справедливости, что следует отнести к конструктивным проявлениям. Однако это не отменяет того факта, что сделанные судом выводы являются не до конца осмысленными и обоснованными.

В качестве промежуточного вывода следует отметить, что российскими судами применяется крайне формализованный подход как к оценке ситуации, так и к установлению ее последствий. В то же время в практике встречаются экстраординарные патентные конфликты, сопряженный с которыми общественный интерес игнорировать оказывается невозможным. Суд и стороны сталкиваются со сложной задачей выработки справедливого решения в рамках прокрустова ложа предлагаемых законодателем возможных решений правового конфликта.

Подобный строгий подход к анализу патентных конфликтов вряд ли можно признать осознанным выбором отечественного правоприменителя. На это указывает, в частности, тот факт, что в сфере защиты прав на товарные знаки <1> в последнее время все чаще начинают применяться гибкие, основанные на исследовании разнонаправленных интересов подходы.

--------------------------------

<1> Необходимо отметить, что в настоящее время вопрос о защите прав на товарные знаки удостаивается наибольшего внимания как со стороны ученых-правоведов, так и со стороны правоприменителей. В связи с этим следует признать, что данный институт права интеллектуальной собственности, разработанные для его эффективного функционирования механизмы находятся по сравнению с иными сферами интеллектуальных прав на более высоком уровне развития и осмысления.

 

Изначально баланс интересов истца и ответчика обеспечивался судами посредством исследования вопроса о наличии в деятельности последнего вины по использованию товарного знака <1>. Подобный подход отчасти справлялся с обозначенной задачей - суды не позволяли правообладателям посредством иска о нарушении исключительного права причинять вред добросовестно действующему ответчику. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что данная практика вступала в прямое противоречие с п. 3 ст. 401 ГК РФ, устанавливающим безвиновный характер ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

--------------------------------

<1> Постановление ФАС Центрального округа от 1 октября 2010 г. по делу N А35-8300/2009 // www.arbitr.ru.

 

Закономерно, что от подобной практики решено было отказаться. Как было констатировано Судом по интеллектуальным правам, "ответчик не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих" <1>.

--------------------------------

<1> Постановления Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 г. по делу N А17-1856/2013; от 19 марта 2014 г. N А63-15404/2012; от 23 января 2014 г. по делу N А62-7924/2012. Правило о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя было решено также закрепить и на законодательном уровне. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в ст. 1250 были внесены соответствующие изменения.

 

Возникла необходимость в поиске нового механизма обеспечения справедливых решений в рассматриваемой сфере. Таким механизмом явился институт злоупотребления правом - ст. 10 ГК РФ <1>.

--------------------------------

<1> Следует отметить, что в отличие от патентных споров с применением подобной общей нормы к случаям осуществления исключительных прав на товарные знаки проблем возникать не должно. С одной стороны, в отличие от объектов патентного права исключено эффективное независимое использование товарного знака несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Следовательно, в данном случае не могут применяться институты, сходные с принудительным лицензированием. С другой стороны, в отличие от объектов патентного права товарные знаки не являются результатом интеллектуальной деятельности и не представляют собой вклад в научно-технологическое развитие. Таким образом, исключительные права на них не служат стимулом к инновационному развитию. Следовательно, при решении вопроса о нарушении исключительного права на товарные знаки, равным образом как и злоупотреблении правом, нет необходимости в анализе сложного конфликта частных и общественных интересов в эффективном использовании ОИС.

 

Как было отмечено в Постановлении ВАС РФ по спору между обществом "Телеросс" (истец) и обществом "Мурманские мультисервисные сети" (ответчик), "Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту... Судами не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. по делу N А42-5522/2011 // www.arbitr.ru.

 

Суды стали последовательно учитывать факт неиспользования товарного знака истцом в делах о нарушении исключительного права на такое обозначение. Так, при рассмотрении дела о нарушении исключительного права на товарный знак "Модница" Суд по интеллектуальным правам признал установленным факт неиспользования истцом зарегистрированных на его имя товарных знаков (значительное количество, состоящее из общеизвестных слов и выражений) для индивидуализации товаров. Суд констатировал злоупотребление правом со стороны истца. По мнению Суда, истец использовал зарегистрированные на его имя товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота, для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 г. по делу N А60-24056/2014.

 

В Определении от 23 июля 2015 г. по делу N 310-ЭС15-2555 Верховный Суд РФ констатировал, что "являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право".

Таким образом, можно заключить, что в целом российские суды готовы применять гибкие, основанные на многофакторном анализе подходы к рассмотрению патентных споров. Важно лишь определить некие общие принципы, в соответствии с которыми они могли бы оценивать конкретную ситуацию.

---

Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 210; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!