О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 3 страница
Второй пример (п. 5 ст. 1233 ГК РФ) касается использования залогодателем соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и распоряжения правом на него. По общему правилу (п. 1 и 2 ст. 346 ГК РФ) залогодатель вправе пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением (в том числе извлекать из него плоды и доходы), но распоряжение заложенным правом может осуществляться только с согласия залогодержателя (в обоих случаях правило действует, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из существа залога). Правило, предусмотренное частью четвертой ГК РФ, иное: залогодатель вправе в течение срока действия договора залога использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации или распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, расширены возможности залогодателя по распоряжению заложенным правом. Кроме того, при решении указанного вопроса изменение возможно только в силу договора, но не исходя из существа залога.
Следует также обратить внимание, что ст. 346 ГК РФ говорит как об использовании, так и о распоряжении применительно к предмету залога, в то время как для интеллектуальной собственности ситуация принципиально иная: здесь используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а распоряжение осуществляется не им, а правом на него.
|
|
|
В постановлении еще раз подчеркивается, что предметом залога не могут быть личные неимущественные права. Однако и имущественные права не всегда могут выступать в качестве предмета залога, для этого они должны быть оборотоспособны. В постановлении приводится несколько примеров интеллектуальных прав, имеющих имущественный характер, в отношении которых Кодекс исключает возможность распоряжения ими: право следования на произведения изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и музыкальных произведений, исключительное право на фирменное наименование, исключительное право на наименование места происхождения товаров. Залог исключительных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации возможен.
Не вполне точно комментируемое постановление говорит об определении предмета договора залога. В постановлении указывается, что в этом случае договор залога должен содержать указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых передается в залог. Эта фраза может быть истолкована как признание предметом залога соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в то время как предметом договора залога (как следует и из предшествующего текста постановления) является право.
|
|
|
Другое дело, что право должно быть указано применительно к определенному объекту и в случае государственной регистрации объекта необходимо привести данные о регистрации, содержащиеся в соответствующем патенте или свидетельстве. Но и здесь допущена неточность: требуется указать "номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)", однако ни формы патента на изобретение*(23), полезную модель*(24), промышленный образец*(25), ни форма свидетельства на товарный знак*(26), наконец, ни форма свидетельства на топологию интегральной микросхемы*(27) не содержат сведений о дате выдачи патента, зато включают информацию о дате регистрации соответствующего объекта, о чем комментируемое постановление ничего не говорит. На практике указываются именно номер охранного документа и дата регистрации.
Кроме того, из приведенного выше текста можно решить, что исключительное право и право лицензиата имеют одну природу - они являются "правом использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации". В действительности исключительное право и право, полученное по лицензии, имеют принципиально разную природу.
|
|
|
Но само указание на возможность заложить как исключительное право, так и право на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, полученное по лицензии, весьма важно. Ведь часть четвертая ГК РФ напрямую говорит только о залоге исключительного права (п. 2 и 3 ст. 1232, п. 5 ст. 1233, п. 7 ст. 1452), комментируемое постановление же снимает возникавшие на практике сомнения в возможности заложить права, полученные по лицензионному договору. Конечно, договор залога должен предусматривать и способы использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и вид лицензии, хотя подобное указание будет вторично - оно будет определяться содержанием лицензионного договора, право по которому закладывается.
Указание в комментируемом постановлении на распространение действия ст. 349 ГК РФ (о порядке обращения взыскания на заложенное имущество) на исключительные права важно прежде всего потому, что таким образом подтверждается возможность удовлетворения требования залогодержателя за счет заложенного права без обращения в суд - при наличии соответствующего соглашения залогодателя с залогодержателем. Следует также помнить, что в случае, если заложено право на объект, подлежащий обязательной регистрации (например, изобретение или товарный знак), то потребуется еще осуществить перерегистрацию права на свое имя.
|
|
|
Если же подобное соглашение об обращении взыскания отсутствует, то удовлетворить требование кредитора из стоимости заложенного права можно будет только по решению суда.
Пункты 13 и 13.1. Часть четвертая ГК РФ четко отграничивает отчуждение права от предоставления права по лицензионному договору. В первом случае право переходит в полном объеме, нельзя передать его частично, в доле, в отношении отдельных правомочий или способов использования и т.д. В отличие от этого в лицензионном договоре стороны могут определить границы передаваемого права по своему усмотрению. В связи с этим недопустимо смешение двух форм распоряжения правом. В случае если договор содержит указание на какие-либо ограничения передаваемого права (по срокам или способу), налицо лицензионный договор, даже если стороны назвали его договором об отчуждении исключительного права. Если же по обстоятельствам дела возможность квалификации договора в качестве лицензионного отсутствует (например потому, что стороны прямо оговорили, что этот договор не является лицензионным), то, как указывается в комментируемом постановлении, он должен быть признан недействительным.
Провести разграничение иногда бывает непросто. Например, ООО "Классик Компани" и ООО "Классик Партнер" заключили договор, в соответствии с которым ООО "Классик Компани" передает, а ООО "Классик Партнер" приобретает все исключительные смежные права на фонограммы и исполнение соответствующих произведений, но один из пунктов договора предусматривает, что срок действия этого договора составляет пять лет с момента его подписания. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что этот договор не является лицензионным, так как его условия свидетельствуют о заключении сторонами договора об отчуждении истцу исключительных смежных прав на фонограммы и исполнение, а договором об отчуждении исключительного права его нельзя признать из-за наличия условия о сроке предоставления права*(28). Однако с этой позицией не согласился суд кассационной инстанции*(29), признавший данный договор лицензионным. Поддержал его и Высший Арбитражный Суд РФ*(30).
В другом случае договоры, предусматривавшие отчуждение исключительного права в полном объеме, в то же время содержали указание на передачу исключительного права на срок действия договора, запрет вступления в договоры с целью передачи третьим лицам исключительных прав и другие ограничительные условия. Суд признал эти договоры лицензионными*(31), однако в подобных случаях есть основания говорить и о том, что договор недействителен.
Может возникнуть и вопрос о распространении данного подхода на случаи, когда в лицензионном договоре предусматривается уплата повременных платежей - роялти.
Договор об отчуждении исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения (п. 3 ст. 1234 ГК РФ), это существенное условие договора. Таким образом, если по договору уплачивается роялти в течение неопределенного срока, это означает отсутствие достижения соглашения о размере вознаграждения и предполагает, что право все же сохранилось у прежнего правообладателя. Кроме того, следует иметь в виду, что вознаграждение платится за отчуждение права, а не за последующее использование объекта (прежний правообладатель не будет иметь к нему отношение)*(32). В связи с этим вводить в договор об отчуждении исключительного права условие об уплате лицензионных платежей не стоит. В то же время уплата определенной суммы вознаграждения в рассрочку определенными порциями представляется не противоречащей природе договора об отчуждении исключительного права.
Пункт 13.2. Как договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ), так и лицензионный договор (ст. 1235 ГК РФ) должны быть оформлены в письменной форме, и несоблюдение этого требования делает соответствующий договор недействительным. В то же время для лицензионного договора есть определенные исключения. Так, договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).
Особое правило предусмотрено также для программ для ЭВМ и баз данных - заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования таких объектов допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра, а также, как предполагается проектом изменений в ГК РФ, и в электронном виде*(33).
Второй из приведенных примеров является по сути частным случаем совершения акцептантом конклюдентных действий при наличии письменной оферты. Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ (этот пункт говорит о том, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте). Эта статья позволяет обеспечивать, например, лицензирование использования интеллектуальной собственности с помощью Интернета, хотя на данный момент российское законодательство не предусматривает специальных норм для этого.
Если договор подлежит обязательной регистрации (об этом см. комментарий к п. 12 постановления), то без регистрации он будет являться недействительным. Однако поскольку в таком случае мы имеем дело со сложным юридическим составом, то отсутствие последнего элемента не означает полного отсутствия правовых отношений между сторонами, поэтому при уклонении одной стороны от регистрации договора этот пробел можно компенсировать судебным решением. В этом случае Роспатент будет обязан зарегистрировать договор так же, как если бы присутствовала воля второй стороны договора.
Как уклонение от регистрации может рассматриваться и неустранение стороной дефектов договора, препятствующих его регистрации.
Между двумя индивидуальными предпринимателями был заключен договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки. Роспатент отказал в регистрации на том основании, что адрес правообладателя, указанный в договоре и заявлении, не совпадает с адресом в ЕГРЮЛ. Правообладатель выявленные нарушения не устранил, а после предъявления иска приобретателем прав на товарные знаки сам предъявил встречный иск о признании договора недействительным и применении последствий недействительности сделки. Суд согласился с позицией приобретателя прав и удовлетворил его иск о регистрации договора*(34).
Пункт 13.3. Исходя из п. 4 ст. 1234 ГК РФ, стороны вправе самостоятельно определить момент перехода исключительного права по договору об отчуждении исключительного права, но если они это не сделают, то право будет считаться перешедшим в момент заключения такого договора. Однако для случаев, когда договор подлежит обязательной регистрации (для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков (знаков обслуживания), зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем), данная статья ГК РФ указывает иное правило: право переходит к приобретателю в момент государственной регистрации договора. В комментируемом постановлении уточняется, что это правило является императивным и любые попытки установить иные варианты определения момента перехода права при регистрации договора будут ничтожными.
Последствия признания такого условия недействительным определяются в соответствии со ст. 180 ГК РФ: "Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части". Это означает, что в большинстве случаев договор в целом останется действительным (момент перехода будет установлен в соответствии со ст. 1234 ГК РФ), но если стороны специально оговорили, что для них существенным является переход права именно в указанный в договоре момент, тогда договор окажется недействительным.
В споре между ООО "Энергоплан инжиниринг" и ООО "Энергоплан-Интаг" о нарушении права на товарный знак истца возникла следующая ситуация. Первоначально иск был удовлетворен, однако позже ответчик подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда. По мнению заявителя кассационной жалобы, исключительное право на товарный знак "Энергоплан инжиниринг" принадлежит ООО "ЛидерТрейд", которое приобрело его в результате проведенных 16 июля 2008 г. торгов (решение суда первой инстанции было вынесено 9 сентября 2008 г.), поэтому только ООО "ЛидерТрейд" может определить порядок и условия использования этого товарного знака. Суд кассационной инстанции совершенно справедливо указал, что учитываться должна не дата проведения торгов, а дата регистрации договора, а он был зарегистрирован 15 октября 2008 г., т.е. после принятия решения по делу*(35).
Пункт 13.4. Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ предусматривает, что в случае существенного нарушения приобретателем исключительного права обязанности по выплате вознаграждения прежний правообладатель может потребовать перевода права на себя и возмещения убытков. В постановлении разъясняется, что при этом прежний правообладатель может использовать и иные средства защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ.
Однако он может, но не обязан это делать. Например, предъявляя требование о переводе права на себя, прежний правообладатель может, но не обязан одновременно предъявлять требование о расторжении договора, по которому он отчуждал право.
Руководствуясь этим положением, Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, в которых одним из оснований отказа в иске было именно отсутствие требования со стороны истца расторгнуть договор, по которому он передавал исключительное право и который не был исполнен полностью ответчиком (в рассматриваемом деле приобретатель исключительного права на товарный знак осуществил только предоплату, но не выплатил основную сумму долга)*(36).
Истец также вправе потребовать и уплаты неустойки.
Пункт 13.5. Данное разъяснение имеет целью подтвердить действительность лицензионных договоров, заключенных на срок, превышающий срок действия исключительного права. Последствием нарушения требования п. 4 ст. 1235 ГК РФ в данном случае является не недействительность договора, а лишь сокращение срока его действия до срока действия исключительного права. Такой подход характерен для законодательства об интеллектуальной собственности, ведь и в случае, если в лицензионном договоре не указан срок его действия (что требуется ст. 1235 ГК РФ), договор остается действительным, но срок определяется в пять лет. В случае если оставшийся срок действия исключительного права менее пяти лет, договор будет считаться заключенным на этот оставшийся срок.
Не меняется ситуация и в том случае, если срок действия исключительного права может быть продлен (например, для полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков). Возможность продления не принимается в расчет при определении срока действия исключительного права для целей ст. 1235 ГК РФ, однако в лицензионном договоре можно предусмотреть обязанность правообладателя выполнить действия, необходимые для продления срока действия исключительного права и перерегистрации договора.
Пункт 13.6. Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, допускается возможность существования безвозмездного лицензионного договора, однако это должно быть прямо определено в нем. В противном случае будет считаться, что договор является возмездным, но стороны по какой-то причине не согласовали это существенное условие, соответственно такой договор будет являться незаключенным и не будет влечь для сторон каких-либо последствий.
Кроме того, заключая безвозмездный договор, стороны должны помнить о запрете дарения в отношениях между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ)*(37).
Пункт 13.7. Пункт 5 ст. 1235 ГК РФ предусматривает презумпцию возмездности лицензионного договора, а п. 4 ст. 1237 - последствия нарушения обязанности выплатить вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства объектов смежных прав по лицензионному договору. Из этих двух статей комментируемое постановление делает очень важный, хотя и не вполне очевидный вывод: вознаграждение платится за предоставление права на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Конечно, ничто не мешает сторонам поставить в зависимость определенную часть вознаграждения от использования произведения (например, предусмотреть роялти в зависимости от объема изготовленной по лицензии продукции), однако в любом случае лицензиар может требовать уплаты ему определенного вознаграждения даже в случае, если использование соответствующего объекта не осуществлялось. В комментируемом постановлении указывается, что в этом случае вознаграждение определяется по аналогии с ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Таким образом, если лицензиат действительно хочет получить свободу использования соответствующего объекта интеллектуальных прав без страха, что его заставят платить за неиспользование объекта, то в договоре следует предусмотреть определенную сумму вознаграждения, которая выплачивается за сам факт предоставления права и не зависит от того, используется ли соответствующий объект, и уже в дополнение к этой сумме установить выплату роялти.
ОАО "Вимм-Билль-Данн Напитки" заключило 9 февраля 2006 г. лицензионный договор с компанией ООО "АльтерВест XXI век" на использование товарного знака "J7" сроком на два года. Сумма, порядок и сроки выплаты вознаграждения должны были быть определены в отдельном дополнительном соглашении, которое было заключено в тот же день, что и основной договор. Это дополнительное соглашение (со сроком действия до конца 2006 г.) предусматривало уплату лицензионного вознаграждения за 2006 г. в размере 18000 долл. США и паушальный взнос в размере 42000 долл. США. Дополнительного соглашения на 2007 г. сторонами не заключалось. Оставляя в стороне различные варианты толкования положений дополнительного соглашения, обратим внимание только на следующий вывод суда, который основан на реализованном в рассматриваемом пункте постановления подходе: "...суд кассационной инстанции считает недопустимым отказ ответчика от исполнения обязательств по уплате лицензионного вознаграждения не только за предоставленную, но и за фактически использованную неисключительную сублицензию истца"*(38).
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 240; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!